张研究员在授课
时间：2012年7月15日上午
地点：中南财经政法大学文泓楼一楼学术报告厅
主讲人：国家知识产权局专利复审委张鹏副研究员
主讲题目：专利法第三次修改后的实务反思与发展展望
主要内容：
2008年《专利法》修改后，《专利法实施细则》和《专利审查指南》也做了修改，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》得以制定。《专利法》第三次修改后已经实施近三年的时间，从而给我们带来了前所未有的研究契机，可以采用规范分析和实证分析相结合的方法，对于相关法律规范的运用情况进行实证研究。《专利法》修改后3年内出现了哪些问题，给我们带来了新的切入点，对《专利法》第三次修改所引入制度进行反思。二是《专利法》新一轮的修改已经列入国务院法制办的立法计划。讲课主要就权利要求保护范围、现有技术抗辩制度、外观设计专利制度三方面作讲解。
一、权利要求保护范围
专利侵权司法解释第一至四条秉承“从宏观到微观、从一般到特殊”的立法技术，明确了专利权保护范围的确定规则。在司法政策层面，《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》中指出：确定专利权的具体保护范围和强度时要适当考虑不同技术领域专利权的特点和创新实际，符合不同技术领域的创新需求、创新特点和发展实际。坚持发明和实用新型专利权利范围的折衷解释原则，准确界定专利权的保护范围。重视专利的发明目的对专利权保护范围的限定作用，不应把具有专利所要克服的现有技术缺陷或者不足的技术方案纳入保护范围。
（一）功能性限定权利要求保护范围解释
在功能性限定权利要求保护范围解释上，《专利审查指南》认为：对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》认为：人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。
1、美国功能性限定的认定与解释
功能性限定的审查。美国专利法并无专门的说明书支持条款，其第112条第2款涉及是否支持的审查。美国专利法第112条第6款产生于第2款审查较为宽松的历史时期，112条第6款实施后，对于说明书支持问题不再审查。美国专利法第112条第6款与第2款的法律适用存在内在的逻辑联系，通过权利要求清楚以解决保护得当的问题。
功能性限定的认定：
（1）功能性限定认定的原则。美国功能性限定的推定以means for撰写方式起标识作用。在功能性限定的实质条件上，记载了对应的功能，排除具体结构、材料或者动作。
（2）Step for撰写的认定。判断的独立性：means特征属于功能性限定，不能当然确定step for特征属于功能性限定。功能性限定的实质条件：排除具体步骤或者动作。
（3）功能性限定认定的特殊情形。不包含means或者step标识的情形：在没有具体限定实现功能的具体结构、材料或者步骤时，仍可以认定成立。本领域技术人员普遍知晓的技术术语排除规则。
功能性限定的解释：
（1）确定功能。对功能描述术语进行解释；结合专利审批历史；结合说明书实施例。
（2）确定完成对应功能的结构。以说明书以及审批历史的明确记载为基础；确定“必需特征”：判断具体特征是否构成“对应结构”的组成。
（3）判定等同范围。与等同侵权中的“等同”存在不同：判断时间，判断标准（identical的功能 v. substantially the same的功能，联邦上诉法院对于将功能性限定解释为实施例及其等同方式之后是否还存在等同侵权范围有两种不同的观点。
2、欧盟日本等相关经验
欧盟。欧洲专利局：采用实现该功能的所有方式的观点。（审查指南的规定，WO2005018605A专利申请案）德国，将功能性权利要求一般化到全部范围判断。（丙烯酸纤维案，空气分离器案）
日本。参考说明书的详细记载，以说明书公开的具体结构为基础确定。实例方面有东京高等法院“组件自动选别及组装装置”案和东京地方法院“磁气媒体阅读机”案。
国际公约。《专利合作条约》认为：能够实现所述功能或者具有所述特性的任何结构、材料或者操作。《实体专利法条约及实施细则草案》认为：能够实现所述功能或者具有所述特性的任何结构、材料或者操作。
3、基本观点
结合美国等国家和地区的法律实践经验，最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》的法律适用存在两点需要完善之处：设立功能性限定权利要求的认定规则，明确哪些功能性描述不属于司法解释中的功能性限定；在等同范围的确定中，明确功能性限定权利要求解释中的“等同”与等同侵权中的“等同”存在的不同以及必需特征的判断规则。专利侵权司法解释关于功能性限定权利要求解释的观点，需要本领域技术人员普遍知晓的技术术语排除规则、具体结构材料或者动作排除规则等相关配合性法律规则。在实施例及其等同的判断中，司法解释制度逻辑下功能性限定解释规则需要明确实施例及其等同的判断规则。亦即，结合功能性描述术语、专利审批历史以及说明书实施例的描述确定功能 ，根据说明书以及审批历史的明确记载判断构成实现所述功能“必需特征”的结构，判断被控侵权产品的结构与涉案专利实施例的结构“必需特征”的等同范围。另外，需要明确功能性限定权利要求解释中的“等同”与等同侵权中的“等同”存在的不同，明确功能性限定权利要求解释中的“等同”的判断标准为，以基本相同的手段、实现相同的功能、达到基本相同的效果。
《专利审查指南》中的 “实现该功能的所有方式”应当理解为，在专利申请日（有优先权日的，是指优先权日）之前以硬件/软件/固件方式实现该功能的所有方式。也就是说，如果实施例全部采用软件实现该功能，那么权利要求的保护范围涵盖本专利申请日之前以软件方式实现该功能的所有方式。如果将功能性限定权利要求的保护范围理解为“实现该功能的所有方式”，则在专利实质审查阶段和确权阶段，尤其需要对于功能性限定权利要求是否得到说明书支持以及是否清楚进行充分审查。如果本领域的技术人员有理由怀疑该功能性限定特征所包含的一种或几种实现方式不能解决发明所要解决的技术问题，达到相同的技术效果，则可以认定相应的权利要求得不到说明书的支持，不符合《专利法》第二十六条第四款的规定。
（二）权利要求解释时机和方法
1、权利要求解释时机权利
要求保护范围的解释应当是积极和主动的。（理解、澄清）通常，不能使用说明书对于权利要求书的保护范围加以限制，在权利要求的术语存在特定含义、或者权利要求的术语存在多种含义或者说明书明确放弃某些技术方案等情况下，应当借助说明书对于权利要求加以解释。（特定情况下的修正）
2、权利要求解释方法
（1）如果权利要求可能有多种解释，应当采用能够将实施例包括在内的解释，即权利要求解释的结果应当能够将实施例包含在保护范围之内。
（2）在综合考虑所要解决的技术问题和所能达到的技术效果的情况下，明显不能成立的技术方案不应解释在权利要求的保护范围之内，并且上述解释应当固定在生效决定或者判决中。
（3）在依据专利说明书及附图对权利要求进行解释时，应当以权利要求中明确记载的技术特征为基础，结合专利说明书背景技术、发明所要解决的技术问题及取得的预期技术效果综合考虑，通过解释得出的技术方案应当与发明所要解决的技术问题及取得的预期技术效果相适应。
（4）不应通过解释将权利要求中未明确记载的技术特征附加到权利要求中，同时也不应将权利要求中的上位概念直接解释为说明书实施例中的下位概念，特别是，当一项权利要求存在从属权利要求时，其从属权利要求限定部分的附加技术特征不应通过解释附加到该项权利要求中。
二、现有技术抗辩制度
（一）制度背景
专利侵权责任抗辩事由包括非生产经营目的抗辩；权利用尽抗辩；先用权抗辩；临时过境抗辩；科研及实验目的抗辩；医药行政审批抗辩；合法来源抗辩；现有技术抗辩；权利懈怠抗辩、权利滥用抗辩。修正的《专利法》第六十二条引入现有技术抗辩制度：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”
（二）法理研究
1、制度属性。民事抗辩的类型包括事实抗辩（权利障碍的抗辩、权利毁灭的抗辩）和权利抗辩。（根据民事权利的作用，民事权利可以区分为支配权、请求权、形成权、抗辩权）现有技术抗辩制度赋予当事人抗辩权包括，该权利表现为一种对抗权；现有技术抗辩是由法律规定的权利；该条文赋予被控侵权人以抗辩的权利，但被控侵权人的抗辩不能使得专利权人基于实体法上的专利权的请求权而消灭； 被控侵权人具有主张该权利的自由，不属于查明的范围。
2、制度背景。现有技术抗辩制度产生于单独设置模式。单独设置模式的特点在于，专利确权纠纷的解决独立于专利侵权纠纷的解决，自一项专利权被授权之日起，任何民事主体认为其不符合法定授权条件的，只能向专门机构提出其主张，由专门机构加以审理，在专利侵权纠纷解决的过程中不应涉及专利权有效性的问题。国际上共有三种设置模式。以德国为代表的单独设置模式；以美国为代表的并行设置模式；以日本和美国（AIA法案发布后）为代表的二者融合模式。
（三）比较法研究
1、德国。德国现有技术抗辩制度产生于1891年德国专利法对无效宣告请求设定了5年的除斥期间。德国将现有技术抗辩作为等同侵权的例外，采用的对比方式是被控侵权技术与现有技术之间的单独对比，采用的对比标准包括新颖性和创造性。
2、日本。日本的现有技术抗辩制度经历了无效程序优先阶段、公知技术排除阶段、自由技术抗辩阶段和权利滥用理论阶段。日本现有技术抗辩制度可以用于等同侵权和相同侵权，确切地说，已经扩展到无效理由抗辩。目前日本侵权法院正在积极争取在特许厅审判部之前做出判断，由此也导致了日本侵权和确权之间出现了很多冲突。
3、美国。美国本无现有技术抗辩制度存在之必要，与之功能近似的制度是“假想权利要求规则”。假想权利要求规则是指，首先假想一个足以在字面上包含被控侵权技术的权利要求，然后判断该假想的权利要求相对于现有技术是否具有进步性， 并且该进步性足以使得美国专利和商标局批准该假想的权利要求。如果不能被授权，那么使得专利的保护范围通过等同原则将被控侵权技术包含在其中的主张不能得到支持，等同侵权不成立。
（四）理论基础
现有技术抗辩制度的理论基础在于，善意第三人可得利益的保护。在被控侵权人为善意的情况下，其具有：通过检索等方式，合法获得涉案专利申请日之前公开的自由公知技术的可得利益；通过获得涉案专利申请日之前公开的专利的专利权人实施许可等方式，合法使用在先专利的可期待可得利益；现有技术抗辩制度的制度价值就在于保障善意第三人的这种可得利益。
（五）法律适用建议
采取被控侵权产品与现有技术单独对比。在具体对比方法方面，应当以涉案专利的权利要求做为背景，针对被控侵权产品和现有技术的具体技术方案抽取特征，使用被控侵权产品、现有技术的具体技术方案进行对比。尤其应当注意的是，不能将被控侵权产品进行功能上或者结构上的抽象。就对比标准而言，从善意第三人可得利益保护的角度出发，应当采取新颖性和与公知常识结合的标准。在《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》的内容也吻合了上述观点：正确适用现有技术和设计抗辩，被诉侵权人以一份对比文献中记载的一项现有技术方案或者一项现有设计与公知常识或者惯常设计的显而易见组合主张现有技术或者现有设计抗辩的，应当予以支持。被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案或者外观设计主张其不构成专利侵权的，可以参照现有技术或者现有设计抗辩的审查判断标准予以评判。
三、外观设计专利制度
（一）外观设计专利保护的客体
专利法第二条第四款——外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。专利法第五条第一款——对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。专利法第二十五条第一款第（六）项——对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。尤其注意的是，此次专利法修改新增专利法第二十五条第一款第（六）项“对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。”从这一修改我们可以看出，立法目的在于解决外观设计专利权与商标权双重保护产生的问题。
（二）专利法第二条第四款的法律适用
外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。外观设计的载体是产品。外观设计是产品的外观设计，其载体应当是产品；产品是有独立使用价值的物品；产品是任何用工业方法生产出来的物品。不能重复生产的手工艺品、农产品、畜产品、自然物不能作为外观设计的载体。目前，实务界争议比较大的问题在于，图标等图形用户界面是否构成专利法意义上的外观设计保护客体。我认为，这一问题与部分外观设计专利制度具有内在法律逻辑关系。也就是说，在尚无通过修改专利法第二条引入保护产品部分的部分外观设计制度的前提下，通电后显示的图标等图形用户界面不能构成专利法保护的客体。
（三）外观设计专利侵权
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第8条规定：在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。我们认为这种对比仅限相同或相种类产，不能跨类对比，仅单独对比，不能组合对比设计相同或相近似。
1、产品种类是否相同或相近的认定
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第9条规定：人民法院应当根据外观设计产品的用途，认定产品种类是否相同或者相近。确定产品的用途，可以参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素。审查指南第四部分第五章第5.1.1节规定：产品的种类由用途决定，可以参考产品的名称、国际外观设计分类以及产品销售时的货架分类位置。
认定的几种方式包括以产品用途是否相同或相近为准；产品的种类相同：用途相同（机械表和电子表）；产品的种类相近：用途相近或者用途部分相同（玩具和小摆件）；外观设计分类号仅作参考（09-03化妆品盒和03-01 首饰盒）；整体产品和零部件产品的用途；多用途产品的考虑。
2、相近似的判断
在判断外观设计相近似时，需要立足“整体观察、综合判断”的基本原则，考虑设计空间、简要说明等加以判断。
整理者：魏晨雨
来源：中国知识产权研究网
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