【内容提要】：2008年5月14日19：00，在中南财经政法大学首义校区文泽楼306教室举办了一场知识产权讲座。中南财经政法大学博士生导师，中南财经政法大学知识产权研究中心常务副主任、学术委员会秘书长曹新明教授针对我国《专利法》的第三次修订以及我国专利制度面临的挑战作了精彩的报告。曹新明教授从专利法的立法背景入手，为我们回顾了专利法立法及修订的历程。在谈到正在进行的第三次专利法修订时，他重点介绍了专利法的诉讼程序，专利侵权的诉讼程序问题，专利侵权的诉讼时效问题，共有专利权问题，专利权的无效，专利行政执法与司法保护问题，专利保护与遗传资源、传统知识保护问题，专利权滥用问题以及外观设计的特别规定。
主讲人：曹新明
中南财经政法大学教授、博士生导师
中南财经政法大学知识产权研究中心常务副主任、学术委员会秘书长、专职研究员
时间：2008年5月14日19：00
地点：中南财经政法大学文泽楼306
主持人：各位同学晚上好！首先请允许我代表党委研究生工作部、校团委、本次活动的承办方校研究生会以及2007知识产权硕士班对曹教授的出席表示热烈的欢迎。下面有请曹教授为我们做报告。
曹新明：同学们晚上好！很高兴有机会以我国专利法第三次修改为背景，与大家交流我国专利制度面临的挑战。选择这一选题的理由如下：第一，我国专利制度已经走过三十年，在这期间，专利制度经过两次修订，现在面临第三次，且这次的修订在国务院和全国人大常委会的立法计划内，今年肯定会出台，因此这个问题值得我们关注；第二个理由，世界上正在讨论世界专利的问题，我们国家专利法第三次修订引起了美国、欧盟以及日本等专家的高度关注。我曾两次参加有关会议，第一次是由国务院法制办主办的，有美国、欧盟、日本及我国专家参加关于专利法第三次修订第二稿的讨论会，第二次是才过去不久的，在今年五月7-8号在国务院法制办组织召开欧盟与中国以专利法第三次修改第三稿为主题的研讨会。经过这两次研讨会，我们发现西方国家对我国专利法修改非常关注，因此这个问题还是十分有现实意义的。
第二点我想谈一谈，为什么我国要对专利法进行第三次修订？最主要的原因是为实施国家知识产权战略做准备。我们国家从2005年开始启动了国家知识产权战略的制定工作，截止到今年的四月九号，国务院常务会议已经原则通过《国家知识产权战略纲要》，也就是说在今年内，战略纲要将会公布并实施。在去年党十七大上，胡锦涛总书记在报告中明确提出了实施知识产权战略的这样一个号召，在今年三月召开的全国人大会议上，温家宝总理在作政府工作报告时，也再次肯定了政府的工作包括了实施知识产权战略。因此我们要实施知识产权战略，就必须对我国的知识产权法律作全面的进一步完善。《国家知识产权案战略纲要》要求“进一步完善我国的知识产权法律”，才能确保国家知识产权战略的实施。为了达到这一点，我国从2006年开始，对专利法、商标法、著作权法、反不正当竞争法等启动全面的修订。专利法、商标法是第三次修订，著作权法是第二次修订，反不正当竞争法是第一次修订。这对于全面的进一步完善我国知识产权法律是一个必要的工作。这次完善和修订我国的法律还有一个重要的意义。我国上世纪七十年代末开始恢复重建知识产权制度是一种被动的工作，前面两次的修订工作也是在被动的且准备不充分的情况下进行的，使得《专利法》存在着很多漏洞。这一次的修订是在我们已经有了必要的准备工作和良好的发展态势的背景下进行的，是一次主动的修订，可以认真的研究每一个条款。这次所涉及的内容和条文非常多，也非常重要。以上那个是对修订的背景做的简要说明。
下面是一次重要的会议，这是我们之前提到的今年五月7-8号由国务院法制办与欧盟知识产权项目组合作在北京联合举办会议，专门讨论我国专利法第三次修改第三稿所涉及的重大问题。受邀的与会者分别是来自中方的9名学者和欧盟的8名专家。这次的会议是中方对欧盟方，一对一的讨论，双方各自的观点都十分明确和统一。欧盟方的每一个观点中方都必须回应，他们对每一个细节问题都提出了具体的意见，讨论十分激烈。
关于专利法的修订，我想简单介绍一下，牵涉到原专利法的出台，希望大家了解一下背景。1979年7月7号中美签订中美贸易协定，其中第六条规定：缔约双方承认，在其贸易关系中有效保护专利、商标和版权的重要性。为什么我们要回顾历史？在专利法第三次修改中，他们对我们很多制度不理解，要我们全面推翻，因此我希望大家了解一下历史，做到心中有数。当时专利法制定中，面临四个大的问题，第一就是专利权的定性问题，即姓公姓私，姓资姓社。显然现在这种问题已经不是问题了，但是在当时还是十分重要和关键的。第二是保护对象，包括发明、外观设计、实用新型。欧盟专家针对这个问题提过意见，还认为我们国家的外观设计制度劣于欧盟的制度，我们这对这一问题也有回应。当时规定这些保护对象并不是在没有考虑的前提下作出的，而是有一定的原因。第三就是对外国人如何保护。第四即专利申请原则方面的问题。美国现在也要改成先申请原则了，之所以要改是因为，美国和欧盟、日本在考虑建立世界专利，即一个专利局，一部专利法，授予一个专利权，在世界所有的成员国内有效，出于这个目的，美国要改变与欧盟和日本不一样的申请原则，才能实现世界专利体系。
原专利法有以下一些特色，大家了解一下。首先是三位一体，即发明、实用新型和外观设计合在一块，这点我之前提到了，有历史的原因。第二是公私兼顾，我们当时承认著作权等知识产权是私权有一定的困难，但是又不能否认其私权性，在这个时期的知识产权中带有很重的公权色彩，经过了三次修改，原来一些公权的东西差不多被去除了。第三是计划与市场并存。第四是内外有别，我们给外国人的保护是国民待遇，但是在实际操作时还是有区别的。第五是保护偏低。由于时间关系，这里我就不展开了。
我国专利法是1984年3月12日颁布，1985年4月1日起施行。总体来说，实行情况是好的，但是以美国为代表的西方一些国家不满意，其表现是从1998年起美国连续两次将我国列入特殊301条款的观察国家和重点观察国家，90年将我国列入重点国家。为了使大家了解得更清楚，我简单给大家介绍一下特殊301条款。美国在1974年制定了一部贸易法。根据当时的报告，美国在国外受到的知识产权侵权严重，因此，美国考虑用国内法的方式来解决这一问题。最初，该贸易法中没有301条款。1984年由于原法力度不够，因此加入了特殊301条款。这一条款将美国的贸易伙伴根据其上一年度对美国知识产权保护的状况分为四个等级，一类是比较多好的国家，另外是观察国家，即知识产权保护有问题，没有达到标准，需要完善的国家；如果情况继续恶化没有改善就会被列入重点观察国家；进一步恶化最终会被列入重点国家。一旦被列入重点国家，在报告宣布以后，必须在短时间内提出改善的方案进行谈判，在六个月内要完成谈判。如果在六个月内不能完成谈判，达成谅解备忘录，那么可以延长三个月，如果还是不能达成协议，那么就可以实行报复。这个是大概的程序。
第三次修订的原因我们简要说明一下就不展开了，第一是我国科学技术和经济发展的需要，第二是前两次修订留下的问题需要解决，第三是基因专利全球化带来的挑战。以上是第三次修订的基本原因。
会议讨论的主题涉及专利法第三次修改的重要问题，我主要挑了八个比较重要的：
第一，关于专利侵权的诉讼程序。根据我们目前了解的情况，我国专利侵权的诉讼程序是比较复杂的。专利侵权诉讼中，经常会用无效程序作为抗辩手段。根据我国法律规定，在专利权人提出专利侵权诉讼以后，被告如果在答辩期间提出了专利无效主张的，专利权侵权诉讼就会中止，然后进入专利的无效程序。专利复审委员会会对无效的请求进行审理，这个复审的时间不一定，多则一年，少则六个月。对决定不服的，还可以向法院提出起诉，对一审不服，还会提起上诉，总的下来，时间会耽误很长。如何解决这一问题呢，就可以采用一个等同原则和现有技术抗辩。按照现在法律规定，专利侵权发生以后，一般侵权人都会以专利权无效进行抗辩，如果在专利法修改时我们加入等同原则和现有技术抗辩原则，就可以使专利侵权诉讼的程序加快很多。现行专利法中，现有技术不是法律上的概念，但在第三次修改稿中就把现有技术作为了专门的法律概念，这也是为了现有技术抗辩做准备的。现有技术与新颖性的概念有关，新颖性是指申请专利的发明和实用新型不属于现有技术的范围。如果使用的技术与现有的专利技术相同，那么只要能证明所使用的技术是现有技术就可以进行抗辩。按照现行专利法，现有技术是不能抗辩的，因为不论是否为现有技术，专利权具有垄断性，只要与专利相同，就是侵权，现行法中，只有通过无效进行抗辩。现在将现有技术加入专利侵权抗辩有一个重大问题，即法院在否定专利权。现有技术抗辩的加入会带来整个专利体制的变革。欧盟专家支持将现有技术加入进来，但是我是否定的，我认为在现有制度模式下，加入现有技术是不合适的，我有一整套的设计好的适合加入现有技术的模式，如果有时间，我会在后面为大家介绍。现在我们主张等同原则，可以对专利权人进行进一步的保护，扩大专利权的范围，欧洲人持肯定态度，但是也遭到很多反对，我认为在这点上也应该慎重。
第二，关于专利侵权行为的诉讼时效。我国专利法相对于民法来说是特别法，民法中普通诉讼时效是两年，在知识产权相关法律中，只有专利法规定了诉讼时效。为什么会如此？制定专利法是在1984年，但是民法通则是在1986年制定，专利法实行的时候还没有民法通则，所以在专利法中规定了诉讼时效。欧盟学者主张取消诉讼时效，其实是否规定并不矛盾，欧盟专家真正针对的是另外一个问题。修改稿中有这样的规定，即诉讼时效期限届满以后，专利权人还有权利请求侵权人停止侵害。这里就涉及的不仅是诉讼时效的问题，而是扩大到实体权利的问题。欧盟专家认为不应该以诉讼时效的方式对这种权利进行规定，而应将其作为一种明确规定的权利，不将其和诉讼时效放在一块。他们认为，如果用诉讼时效对这种权利规定，那么按照一般对诉讼时效的理解，又否定了这项权利，因此欧盟主张不要诉讼时效，而进行专门的规定。关于诉讼时效的问题还有以下一些：如诉讼时效的起点应该如何计算，我们一致认为是权利人知道或应当知道侵害的时候起算，那么对于连续侵权状态下的诉讼时效如何起算？这不是一个新鲜的问题，在我们的民事侵害中也有，并非是知识产权侵权的特有状态，因此在此处提出没有意义。问题还包括，超过诉讼时效期间后，专利权人是否丧失了胜诉权？超过诉讼时效期间后，专利权人能否请求侵权人停止侵害？重点在于后一个问题。
第三，关于共有专利权的问题。我国现行法对于共有专利权没有规定，我国专利法规定，当几个人同时申请相同专利权时，进行协商，协商不成就都不能享有。这种做法十分浪费，因此我们建议将其设成共有。还有一种情况是几个人共同完成专利，那么专利权人和专利申请权人都可以是几个，那么在这种情况下如何行使专利权的问题。第三种情况是一方委托另一方完成发明创造以后，双方或几方都可以享有专利申请权或专利权，这也是一种共有。我们原来没有太重视这类共有的问题，但如果这些问题不解决，将会对我国今后的研发及专利保护工作产生障碍。这次的研讨会也对这个问题进行了讨论，第一就是，许可他人实施专利是否需要全体共有人的一致同意。我们不能简单套用民法制度。欧盟专家讲了很多民法的制度，且他们的意见也不一致，这个问题，我引用了美国专利法的规定，在专利权的问题上不要求每个共有人一致，且可以不征求任何共有人的意见，直接自己决定。因为专利权是一种技术，每个人都享有权利，但是在市场竞争中每个人开辟的市场是看个人的能力，并不一定需要所有人的同意，这完全可以按照自己的意志来办。美国专利法第262条明确规定，专利权人行使制造、许诺销售、销售等权利时可以不征求任何人的同意。美国的规定在实践中没有太大问题。我认为美国的制度更好。如果共有专利权的行使，全体共有人意见不一致是该如何处理？应该依照有利于实施的原则来处理。现在全世界专利的实施都不理想，因此当意见不一致时，我们应当以保证促进专利的实施。如果是要转让专利申请权，转让或放弃专利权，则需要专利权人的一致同意。在这一点上，大家的意见完全一致。
第四，专利权无效的问题。专利权无效的问题主要在于如何简化专利权无效程序并与专利侵权诉讼程序进行衔接。我设计了一个程序，作下简要介绍。现在的无效有两种途径，一种是直接无效，一种是侵权提出的抗辩无效。对于第二种模式应该进行改造。原专利法存在着异议程序，是在专利局对发明专利进行实质审查以后进行公告，和对实用新型和外观设计进行初步审查以后进行公告，从公告之日起有三个月时间是异议期。第一次修改专利法时，我们取消了异议程序，因为一件案例在异议程序上出了问题引起了大家对异议程序的反感。减少了异议程序后增加了撤销程序。第二次修订又将撤销程序取消，因为认为它与无效程序重复，且将问题复杂化。这次我们建议，恢复撤销程序，而除掉与侵权不相干得无效程序，这将为后一步程序铺平道路。在这个前提下，无效就只能作为抗辩理由，此时将侵权和抗辩合并为人民法院来审理，不再进入专利复审委员会，这时这种彻底改革也解决了之前的现有技术抗辩问题，最终可以加快专利侵权的审判。在进行这种改革以后，我们再谈到现有技术抗辩的问题，再研究等同原则的问题，再研究全面覆盖的问题就有意义了。也会存在这样的问题，即不同法院的把握尺度不同，国务院法制办也结合改革提出了相应的配套解决方法。这次改革如果成功将会使很大的进步。
第五，专利行政执法和司法保护。这是个很大的问题，这次提出两种意见。一种是增加专利行政管理机关的行政执法权，一种是取消专利行政管理机关的行政执法权。欧盟专家对于此也有不同意见。国外有些人十分适应我国的双轨制执法，利用行政权力来有效保护自己的知识产权。中方的意见也不统一。在大部委改革中，知识产权这块基本上维持原样。对于改革有三个方案，第一是重组知识产权局，将知识产权局升为部级单位，把商标纳入进来；第二使成立知识产权部，第三是放入商务部成立知识产权局，但是结果没有采纳任何方案，说明领导人还没有看清路应该怎么走。我们讨论最后的一致意见是在现有基础上讨论和完善。
第六，专利保护与遗传资源和传统知识的关系。国际上有生物多样性公约对遗传资源保护，有三项基本原则：第一是国家主权原则，即各国对其本国的遗传资源享有主权；第二是知情同意原则，及遗传资源的获取应得到其所有者的事先知情同意；第三是利益分项原则，就使用收益等方面达成协议。这三个原则没有涉及遗传资源的保护方式，可以由成员国选择。遗传资源保护如何与专利挂钩呢？有个案例，即美国采集西藏男性的血样并收集了我国的青稞进行基因研究，如果成果转变成药品则会影响到我国的植物或人类健康的问题。因此如果不把遗传资源与专利挂上钩，将来就会有问题。应用遗传资源和传统知识所做的发明应当指明资源的来源，确实不能指明的要说明理由；应用遗传资源和传统知识所做的发明利益分享的方案：第一是免费使用，第二是实施专利取得的费用可以提成；如果发明盗用了遗传资源，不注明来源，那么不应授权或应宣告专利无效；以上几点达成一致，但是申请专利时是否需要事先取得同意还存在争议。
第七，防止专利权滥用的措施。我们没有必要对专利权滥用下定义，可以直接列举几种形式；而专利制度规定现有技术抗辩的优点和缺点，这也与前面相关，在此不多提了；关于专利权滥用的具体表现形式，这里最主要的是恶意诉讼，以及恶意诉讼反赔；还有如何平衡权利人和公共利益的问题。这次的修改稿我认为有个制度是很可取的，其具体条文如下：“对专利权侵权行为，专利权人或者利害关系人得知或者应当得知专利侵权的，在无正当理由超过两年向人民法院起诉或请求管理专利工作部门处理的，侵权人对专利权人或利害关系人的起诉或请求处理之日前的侵权行为不承担赔偿责任，但是侵权行为在专利权人或利害关系人起诉或请求处理后仍然继续的，应当停止侵权行为，侵权人支付合理费用的可以继续实施相关专利。”最后一句话具有很重要的意义，这与我的一篇文章《权利弱化和利益分享》十分相关。
第八，外观设计制度的问题。这涉及我们前面讲的三位一体的问题。首先是现行外观设计制度的利弊，其次是将外观设计从专利制度中剥离的可能性，应该说现在将外观设计制度从专利制度中剥离一点问题都没有，因为我国的外观设计制度已经比较成熟了。我们之所以不剥离出来，是因为如果拿出来，那么实用新型也要拿出来，那就不是修法了，是重新立法，工作量太多。外观设计的保护时间问题，欧盟认为十年不合理，而5年可以续展5年，次数不超过4次的方式比较好，这种方式值得考虑。
目前专利法修改所面临的挑战非常多，这八个部分是最重要的改变，关于修改的问题，我就简单介绍到这，谢谢大家！
主持人：感谢曹教授做得精彩发言！如果有问题可以进一步和曹教授进行交流。
问：您刚才提到的用现有技术抗辩，举证责任是否应当有侵权方承担，而非专权利人承担，是不是存在一个举证责任倒置的问题。
答：侵权人主张自己使用的是现有技术，那么就有责任证明这项技术是现有技术，主要证明责任在侵权人这边，这一点还是符合举证责任的基本原则的。
问：我有一个关于专利权共有的问题。您刚才说在共有专利权的实施下，不需要其他专利权人的同意，我认为这种实施是有条件的，第一，必须这种实施是善意的合理的，第二，其所获得利益必须合理分配给其他权利人，您认为是这样吗？
答：这个不一定。专利权的实施没有恶意和善意之分。至于利益分配的问题，如果是在第一种情况下，没有必要专门就利益分配达成一致。
问：专利法的修改有一个关于重复侵权的问题，对重复侵权只规定了行政处罚，其他国家还对恶意的重复侵权规定有刑事责任，不知道意见稿中是否有这方面的规定。
答：只是规定由情节严重的构成犯罪，但是究竟是何种行为构成何种犯罪应该是刑法的问题。你刚说的问题不可能在专利法中专门规定。
问：我国专利法没有规定有利害关系人缴纳专利费，但其他的法律规定有利害关系人缴纳专利费，以及向权利人追偿的权利。
答：你说的问题在实践中存在一些，但是在法律修改中没有人提到这个问题。如果可以的话，我们可以提一下。
主持人：非常感谢曹教授做的精彩讲授，让我们受益匪浅，让我们再次用热烈的掌声向曹教授表达我们的谢意。