摘要：CAFC在1984年Litton Systems确立了新颖点法之后，美国外观设计专利侵权判断就开始同时应用两个独立的判断方法：新颖点法和普通观察者法。新颖点法的单独应用在带来侵权判断客观性的同时，也造成诉讼中何谓新颖点的美国式争论，侵权判断方式过于僵硬，并可能最终削弱了外观设计专利的作用。在Egyptian中，CAFC以满席判决的方式放弃了新颖点法，仅仅运用普通观察者法进行侵权判定。因此，如何理解美国最新的外观设计专利侵权判断方法，如判断标准是否降低、新旧方法中的普通观察者法是否相同等，就值得探讨。
一、案情简介
2008年9月22日，美国联邦巡回上诉法院（以下简称为“CAFC”）以满席判决的方式（En banc）对Egyptian Goddess公司（以下简称EGI）诉Swisa公司外观设计侵权一案做出了终审判决。
该判决意味着美国外观设计专利侵权判断方法发生了重大变化。
原告EGI和被告Swisa都生产销售美甲用品。原告拥有一项关于指甲锉的外观设计专利，专利号为D467,389。
2003年3月21日，在美国德克萨斯州联邦北区法院，原告EGI起诉Swisa一款指甲锉侵权其D467,389专利。被告Swisa 提起反诉请求确认判决——不侵犯该专利。2005年3月3日，联邦区法院作出了对权利要求进行解释的裁定，双方当事人对该裁定无异议。基于被告产品没有包括专利设计中的新颖点这一判断，联邦区法院做出了不侵权的简易判决，分别驳回了原被告的诉讼请求。原告不服向CAFC上诉。
CAFC在2007年8月29日做出了维持联邦区法院的判决 ，该判决一公布即在美国引发各方强烈反应，其原因在于：该合议庭多数意见引入了一个新的外观设计侵权判断标准——“非微不足道改进”(non-trivial advance)。
该合议庭多数意见认为，“如果单个已知设计要素的组合要成为新颖点，该组合相对于在先设计必须是非微不足道的。” 即，如果权利人主张自己专利设计的新颖点是各种已知设计要素的组合、并被他人盗用时，相对于现有设计，该组合必须是“非微不足道改进”，否则不构成侵权。这实际上在侵权判断中加入了非显而易见性或者说创造性的要求，对外观设计的专利性进行了变相审查。但实际上，尽管被告主张该专利无效，但一审和二审法院都没有宣告该专利无效。
该合议庭Dyk法官发表了不同意见，指出多数意见存在五个方面的缺陷：1、混淆了侵权判断与非显而易见标准；2、太窄同时又太宽，太窄是指“非微不足道改进”仅仅适用于组合式新颖点，太宽是指将类似显而易见的判断方法(obviousness-like test)扩展到每个新颖点，而不是外观设计的整体外观；3、适用起来很困难；4、缺乏已有案例支持；5、与已有案例相矛盾，如Lawman Armor Corp. v. Winner International, LLC, 437 F.3d 1383 (Fed. Cir. 2006)。
该案引起广泛争议后，CAFC于2007年11月26日决定以全体法官出席方式（En banc）重新审理该案。
下面是涉案专利和产品的图样：
原告EGI专利D467,389 被告Swisa涉嫌侵权产品
Nailco的在先设计专利 Falley的在先设计产品
二、美国原有的外观设计专利侵权判断方法
在CAFC就Egyptian做出满席判决前，美国在外观设计专利侵权判断中同时适用普通观察者法（ordinary observer tests）和新颖点法（point of novelty test），只有在同时满足这两个判断方法的情况下才构成侵权。
普通观察者法早在1871年的美国最高法院的Gorham 中就已确立，并一直被各级法院援引至今，其概念本身与我国大体相同，但在司法实践中似乎存在一定区别。【3】
新颖点法，CAFC认为是自1984年的Litton Systems后确立的。 一般认为，新颖点法的适用目的是为了避免概念化认识外观设计的整体而无视区别于在先设计的独有特征。【5】
三、原被告双方的观点及争议的焦点
原告认为应该抛弃新颖点法，因为熟悉在先设计的普通观察者会将注意力很自然地集中在设计的不同点上。许多法庭之友(Amici)提出了类似的观点，并提到了称为“三方视觉对比”(three-way visual comparison)的方法，即在专利、被控侵权产品和最接近在先设计之间进行对比，但不主张将其作为一个独立的判断方法。
与原告的观点正好相反，被告认为不应该放弃新颖点法，并称早在1893年最高法院的Smith v. Whitman Saddle就适用了新颖点法。
就案情而言，或者说新颖点而已，双方争议很大，也是本案的焦点。
原告认为其专利的新颖点是四个设计要素的组合，即（1）敞口空心主体，（2）四方形截面，（3）隆起的抛光垫（buffer pads，or abrasive pad，和（4）裸露的转角（exposed corners）。
而被告在其答辩状中称，原告专利的新颖点是（1）第四个无抛光垫的边和（2）四方形截面；并强烈反对原告采取“购物清单”（shopping list）确定新颖点的方法。【6】
在美国，外观设计专利侵权案件的焦点几乎都涉及到何谓“新颖点”的问题，此案也不例外。
联邦区法院回避了“组合V. 购物清单”的口舌之争，在参考在先设计专利D416,648 (即Nailco专利)的基础上认定原告专利的新颖点是“没有垫的附加的第四边”，并进而做出不侵权简易判决。【7】
也许是为了确立组合外观设计侵权判断的先例，进一步厘清适用新颖点法过程中的困惑，CAFC合议庭为此引入了“非微不足道改进”的新方法，因而引爆了整个美国专利界。
四、CAFC（En banc）认为新颖点法存在的缺陷
在Egyptian判决中，法庭用了大量篇幅来回应被告及支持被告观点的法庭之友。
被告认为早在1893年的最高法院Smith v. Whitman Saddle Co., 148 U.S. 674 (1893)（以下简称为Whitman Saddle）中就适用了新颖点法，该案与原被告之间的案件的确有许多相似之处，两案都涉及所谓的组合专利问题。
Whitman Saddle涉及一个马鞍外观设计专利，如下图：
最高法院认为原告拥有专利的马鞍是在结合被称为Granger马鞍的前半部与被称为Jenifer 马鞍的后半部的基础上完成的，因为有了“一个位于马鞍后部几英寸长的几乎垂直的下垂物” 而区别于在先设计，所以它不是一个简单的结合，具有可专利性。但在侵权判断分析时，最高法院又认为，由于该下垂物对该专利设计是实质性的，并且该不同点（指下垂物）是如此显著，而被告产品中没有该不同点，所以被告产品不侵权。
在Whitman Saddle中，美国最高法院的确没有使用“新颖点”三个字，也没有创设一个独立存在的新颖点法，但其判决中对“下垂物”的阐述确实与“新颖点”法有异曲同工之处。
对此，判决是这样总结的，“根据在先设计与专利设计之间的相似性来考察，（最高）法院的观点是，被控设计没有包含该独有特征，而该独有特征会使其明显相似于专利设计而不是众多的在先设计。因此，（最高）法院认为被控设计没有侵权”。也就是说，由于被控设计没有包含专利设计独有的设计特征——“垂直的下垂物”，而该特征又明显使得专利设计区别于众多的在先设计，所以被控设计不侵权。为进一步证明自己推理的正确性，还继续讨论了另外四个案例。
在反驳被告等支持新颖点法的观点后，满席判决认为在参考在先设计基础上适用普通观察者法，可以避免“新颖点法”带来的种种弊端：
1、 新颖点法难以适用，难以达到外观设计专利保护目的
2、 在专利设计存在多个可能构成新颖点的情况下，案件的结果就转化成法院或事实发现者将注意力聚焦在哪个潜在的新颖点这个问题上。这时，法院的注意力不再关注被控设计是否盗用了专利的整体设计，而仅仅在意是否盗用了某个具体的设计特征。
此外，专利设计越新颖，新颖点越多，给被告没有盗用全部新颖点而不侵权的争辩机会就越多。此时，即使被告盗用了专利设计几乎全部的新颖点而与专利设计没有区别，也不构成侵权。因此，判决认为不采用新颖点法可以得到更符合外观设计专利保护目的的结果。即，从外观设计专利立法角度看，判决认为适用新颖点法难以达到外观设计专利保护目的。
同时，判决认为在普通观察者法下，熟悉本领域的普通观察者同样会关注那些赋予外观设计专利性、区别于在先设计的设计特征，并且不会带来新颖点法要关注所谓的新颖点而过于在意细微的设计特征的风险。
3、 组合设计易起争端
现代设计更新换代的速度越来越快，不可避免地造成设计空间越来越狭窄，导致大量的外观设计是在重新组合已有设计特征基础之上完成的，即所谓的组合式外观设计；这在新颖点法下非常容易引起争端，就该组合本身（实质上就是外观设计本身）是否能构成新颖点【9】，在什么条件下能成为新颖点，CAFC始终没有统一的结论。因此，这一点就具有非常现实的意义。
同时，针对被告的争辩理由，判决认为，只要充分考虑在先设计，借助于普通观察者法能更直接地将外观设计的保护范围限定在一个合理的范围之内，以确保仅仅体现与在先技术类似的外观设计不侵权，而无需借助于单独存在的“新颖点法”。此外，对如何做到这点进一步解释到，“检查专利设计的新颖性特征是对比专利设计与被控设计和在先设计的重要组成部分。但是这种设计间的对比，包括检查任何新颖性特征，必须作为普通观察者法的一部分进行，不能作为仅仅适用于诉讼程序、聚焦于特定新颖点的独立方法的一部分进行”。
自然，判决也反对适用“非微不足道改进”法，认为它是对“新颖点法”的细分。
判决还强调，不要误读普通观察者法下的专利设计与在先设计之间的对比，这种对比仅仅涉及侵权判断，与判断专利是否有效无关。
此外，就是否要对外观设计专利保护范围进行“词语化”解释的问题，在引用最高法院及MPEP（美国专利审查指南）相关内容后，判决也给出了明确的答案：法院没有义务给出详细、正式的词语话的权利要求解释。
五、En banc判决主文
在做出是否侵权决定前，判决有大段的引用及推理，其引用及推理颇耐人寻味，这部分内容将在“思考”中详细叙述。
双方当事人对两种指甲锉的基本形状没有争议，即基本相同，如上图所示；两种设计区别在于被告的四个边都有抛光垫，而原告的专利设计只有三个边有抛光垫，第四个边没有抛光垫。同时，法庭认为最接近的现有设计是Falley指甲锉和Nailco专利，分别如上图所示。
双方当事人为证明自己主张，均引用了各自的专家证人证言。
对于上述区别点，原告的专家证人Eaton女士仅仅断言“我不相信，对于指甲锉的普通观察者和消费者来说，相对于整个外观设计专利而言增加一个抛光垫会显著改变整个设计的装饰性效果和外观”。而被告的专家证人Falley先生则叙述的较为详细，除了解释如何结合两个在先设计可以很容易得到被告的产品外，还着重解释了“三边”（three-way）与“四边”（four-way）指甲锉的含义，“三边”是指有三个抛光垫，“四边”是指有四个抛光垫，并强调指出“三边”“四边”对本领域的消费者而言非常重要——“看一眼”就能将它们区别开，绝不会将它们混淆。
简言之，原告的专家证人没有解释为什么普通观察者会将被控设计误认为是专利设计而不是在先设计的Nailco专利，而被告的专家证人却进行了解释：因为有“三边”“四边”的区别，消费者不会将被控设计误认为是原告的专利设计。
据此，法庭认为原告没有满足优势证据的举证责任，认定被告不侵权而维持原判。
六、几点思考
1、美国外观设计侵权判断标准是否下降了
如果仅仅根据抛弃了“新颖点法”这一现象看，侵权判断标准无疑是下降了，因为原来的两个限制性条件变成了一个。但是，有一个现象值得关注，当判决书中出现“普通观察者”或“普通观察者法”字样时，“在先设计”字样如影相随。而且，在判决书中多次强调在适用普通观察者法来对比被控设计与外观专利时，一定要考虑在先设计。如果这仅仅是一种猜测的话，判决书中还有这样一段话“尽管我们这样做是在考虑了在先技术基础上应用普通观察者法，而不是应用了新颖点法，但我们的分析与联邦区法院的分析大体是相同的”，这就值得引起注意了。
此外，从听审该案、抛弃新颖点法的目的和反驳被告的推理等方面看，判决所称的“普通观察者法”似乎实质上并没有减损“新颖特征”（novel feature, new feature）在侵权判断中的重要性，似乎仅仅排除了其单独适用的机会，而将其“隐身”于普通观察者法中。即，尽管判决抛弃了“新颖点”法，但没有抛弃“新颖点”法的核心——侵权判断时必须考虑在先技术及专利设计中的“新颖特征”，并充分考虑该“新颖特征”对于区别在先设计与专利设计中的重要性。
因此，现在就断言美国外观设计侵权判断标准下降也许为时尚早。
2、Egyptian Goddess与Whitman Saddle
两案都涉及组合设计问题，适用的都仅仅是普通观察者法，但却有明显的区别：前者判决书中没有明确指出专利设计的“新特征”，而后者却明确指出了“新特征”——几乎垂直的下垂物。
相对于在先设计，Egyptian Goddess中的专利设计仅仅是一种渐变，综合了两个在先设计Nailco和Falley的设计要素，并没有增加单个的、新的设计要素，而Whitman Saddle中的专利设计在渐变的基础上增加了单个的、新的设计要素——下垂物。
即，上述两案的专利设计是不同的，一个是完全综合在先设计要素，一个是在综合的同时增加了新的设计要素。这是否意味着，（1）针对不同的组合设计形式，CAFC将会有不同的判决方式？（2）不同的组合设计形式将导致举证责任不同？（3）不同的组合设计形式将带来不同的专利保护强度？
3、Egyptian Goddess与KSR
两案本没有关联，前者涉及外观设计，后者涉及实用专利，前者涉及侵权判断标准，后者涉及创造性判断标准，但似乎存在着下列相同之处，（1）涉及的都是“组合”专利；（2）都从“客观性”走向了“主观性”：都放弃了僵硬、教条的标准。
如前所述，Egyptian Goddess似乎并没有完全放弃新颖点法的宗旨，放弃的仅仅是其适用方式。KSR同样没有完全放弃CAFC创设的TSM检验法（教导、建议、启发），只是更为灵活地应用TSM，采用了客观性较低的“常识”和“普通创造力”标准。【10】
这种变化是否预示着美国将采取一种更为灵活、弹性的专利标准？
4、令人深思的判决依据
Egyptian Goddess判决不侵权的依据似乎是原告举证不能（没有获得优势证据地位），但实际情况似乎不是如此。
如前所述，由于被告专家证人Falley先生较为详细地解释了指甲锉的发展历程，尤其是明确指出了“三向”与“四向”指甲锉之间的区别及其对消费者的重要影响力而获得法庭的认可并进而协助被告赢得了这场诉讼。
但是，需要引起注意的是，Falley先生所说的“三边”、“四边”并不是一个独立存在于某个具体在先设计中的、具体的设计特征，而是一个“抽象化”的设计理念，该“抽象化”的设计理念与某个具体的在先设计的形状、构造、是否敞口、抛光垫的设置等无关，而只取决于抛光垫的数目。也就是说，法庭判决依据的不是一个具体的设计特征而是一个普遍存在的、抽象化的设计理念或现象。
如果只对比原被告之间的设计而不参考在先设计，它们之间的主要区别仅仅在于抛光垫的数目，即原告的是“三边”的，被告的是“四边”的，其他的设计特征如敞口空心主体，四方形截面，隆起的抛光垫和裸露的转角几乎是一样的。如此相似的外观设计，在普通观察者法基础上引入了一个被法庭认可的、抽象化的设计理念就带来了截然相反的结论，不得不令人深思。
首先，在抛弃新颖点法后，这种做法是否是侵权判断的一种常态？即，不论是否是组合设计还是组合设计是否增加了新的设计特征，都可以借助于抽象化的设计理念进行抗辩？
其次，抗辩能否成功取决于何种因素？因为本案被告之所以抗辩成功完全是得益于两个专家证人不同的表达方式，或者说原告输在己方专家证人根本没有进行相关论述、仅仅给出结论方面。如果假设原告专家证人也进行了相关论述，那么法庭会依据什么进行判决？——自由心证还是寻找另外的依据？
最后，以主观色彩浓厚的设计理念作为判决依据是否会增加司法实践的难度，并进而影响判决结果的一致性。
5、不一样的普通观察者法
如前所述， CAFC在Egyptian中反复强调在使用普通观察者法时要考虑在先设计，这与同时使用两种独立的侵权判断方法时的普通观察者法有明显的区别。即，尽管在Egyptian中CAFC仅仅使用了普通观察者法，但这时的普通观察者法的内涵发生了变化，是渗入了在先设计的带有客观性特征的主观判断方法。
如果这仅仅是笔者猜测的话，就在本文完成之际，CAFC就另一外观设计专利侵权案件的判决就值得深思了。
CAFC于2009年5月11日就Sofpool v. Intex Recreation做出的判决书中这样写到：“尽管Intex(被告)承认，根据Egyptian之前的普通观察者法，其椭圆形地上游泳池（above-ground pool）侵犯了’817专利，但是Intex从未承认根据新近阐述的普通观察者标准其产品侵权。”
总之，该案给我们留下了太多的思考空间，只有期待CAFC做出更多的判决来回答这一切；相对于实用专利案件，美国外观设计案件少很多，因此对Egyptian Goddess的运用也许将是一个长期的过程。
【1】 498 F.3d 1354
【2】 Gorham Co. v. White, 81 U.S. 511 (1871).
【3】董红海，《视野：中美外观设计专利侵权判断比较——基于美国外观设计案例的分析》载于《知识产权》2005年第4期
【4】CAFC在Egyptian 满席判决中写道,“However, in a series of cases tracing their origins to Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp., 728 F.2d 1423 (Fed. Cir. 1984), this court has held that proof of similarity under the ordinary observer test is not enough to establish design patent infringement. Rather, the court has stated that the accused design must also appropriate the novelty of the claimed design in order to be deemed infringing. ”
【5】 Sun Hill v. Easter，48 F.3d 1193; 33 U.S.P.Q.2D (BNA) 1925, 原文是“To consider the overall appearance of a design without regard to prior art would eviscerate the purpose of the "point of novelty" approach, which is to focus on those aspects of a design which render the design different from prior art designs.”
【6】所谓“购物清单”方法，是指为了证明被告盗用了自己的新颖点，根据被告产品的特点，原告有针对性的列举自己专利的新颖点
【7】 EGYPTIAN GODDESS, INC., Plaintiff, v. SWISA, INC., et al., Defendants. Civil Action No. :03-CV-0594-N
【8】 未注明出处内容皆引自Egyptian Goddess满席判决，
【9】在LAWMAN ARMOR v. WINNER INTERNATIONAL （Fed. Cir 2006）中，该合议庭拒绝原告的争辩理由，反对将已有设计要素的组合或者说设计本身作为一个单独的“新颖点”，并判决被告不侵权
【10】韦恩•C•杰什科、陆准，《美国最高法院在KSR诉TELEFLEX案中的裁定对显而易见性判断的影响》，海啸两案知识产权研讨会论文集
作者简介：
董红海，广东广和律师事务所 律师 专利代理人
供稿人：秦朝
原载于：《知识产权》2009年第4期