摘要：作为商标申请注册的三维标志是否具有功能性，应当结合其指定使用的商品加以具体审查判断。自身不具有显著特征的标志，是否能够通过使用获得显著特征从而作为商标加以注册，完全是市场客观选择的结果，应当以该标志申请注册时的实际情况作为判断其是否具有显著特征的依据。
案情介绍
原告：开平味事达调味品有限公司
被告：国家工商行政管理总局商标评审委员会
第三人：雀巢产品有限公司
国际注册第640537 号三维标志商标（简称争议商标，见图1）在中国申请注册时间为2002 年3 月14 日，核定使用在第30 类“食用调味品”商品上，指定颜色为棕色，黄色，专用权期限自2005 年7 月27 日至2015 年7 月27日，专用权人为雀巢产品有限公司（简称雀巢公司）。
在法定争议期内，味事达公司向国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）提出撤销申请，其主要理由：1、争议商标指定使用在习惯以棕色方形瓶作为常用包装、容器的“食品香料”上, 缺乏显著特征，根据《中华人民共和国商标法》（简称《商标法》）第九条、第十一条第一款第（三）项的规定，应予以撤销。2、争议商标作为调味品的常用包装，其整体形状的美学功能远远大于识别功能，已成为代表中高端调味品的包装形状，属于使商品具有实质性价值的形状，根据《商标法》第十二条的规定，争议商标应予以撤销。3、雀巢公司基于进行不正当竞争、牟取非法利益的目的恶意申请注册争议商标，违反了诚实信用原则，依据《商标法》第四十一条第一款的规定，争议商标应予以撤销。4、如果争议商标不予撤销，将造成雀巢公司永久垄断棕色方形瓶装调味品市场的严重后果，将严重损害整个调味品行业的利益，危害公平竞争的市场经济秩序，损害社会公众利益，产生不良影响，背离商标法的宗旨和立法本意。
味事达公司向商标评审委员会提交了该公司以及其他市场主体使用的与争议商标标志相同或者近似的包装瓶的证据，用以证明于1983 年之前，中国大陆地区的调味品生产厂商就已经开始使用与争议商标标志近似的三维标志作为酱油等商品的包装。
经审理，商标评审委员会作出商评字〔2010〕第15921 号《关于国际注册第640537 号“三维标志”商标争议裁定书》（简称第15921 号裁定），对争议商标予以维持注册。
味事达公司不服，在法定期限内提起诉讼。北京市第一中级人民法院经审理认为第15921 号裁定的作出程序存在违法之处，据此作出（2010）一中知行初字第3174 号行政判决书（简称第3174 号判决），对该裁定予以撤销。商标评审委员会依据第3174 号判决，对审理程序予以补正，并作出商评字〔2010〕第15921 号重审第00789 号《关于国际注册第640537 号“三维标志”商标争议裁定书》（简称重审第789 号裁定）。该裁定认为：一、争议商标瓶型是方形瓶身和细长瓶颈的结合，瓶身为褐色，瓶盖为黄色，该组合作为雀巢公司食用调味品产品的包装装潢已使用了一百多年的时间，争议商标瓶型经过雀巢公司长期宣传和使用，已为一般消费者所知晓，起到了识别商品来源的作用，争议商标指定使用在食用调味品商品上已具备商标应有的显著特征，争议商标应予以维持注册。二、《商标法》第十二条“使商品具有实质性价值的形状”，是指如果从美学角度考虑，有可能影响或刺激消费者消费需求的该商品形状。如果申请注册的商标仅由这些形状构成的，不予核准。而味事达公司提交的证据不能证明争议商标仅由使商品具有实质性价值的形状构成，因此味事达公司依据《商标法》第十二条规定撤销争议商标的请求商标评审委员会不予支持。味事达公司的其他复审理由亦不能成立。综上，依据《商标法》第四十三条的规定，裁定：争议商标予以维持。味事达公司不服重审第789 号裁定，依法提起行政诉讼。
北京市第一中级人民法院认为：争议商标为三维标志，其指定使用商品为食用调味品，因争议商标使用在食用调味品上，通常会使相关公众认为其属于该商品的包装物，无法起到区分商品来源的作用，故争议商标不具有商标所要求的固有显著性。雀巢公司提交的现有证据无法证明争议商标已通过使用获得了显著性。
争议商标为指定颜色的方形瓶，指定使用商品为食用调味品。因美学功能性应以购买者作为判断主体，故如果购买者在决定购买哪种食用调味品时，主要考虑的是该商品的包装，则可以认定争议商标这一方形瓶设计具有美学功能性。但结合相关公众的一般认知可以看出，对于食用调味品这一类商品，购买者所关注的通常是其商品本身的质量、生产厂商等要素，至于其采用的包装本身虽然可能在一定程度上影响购买者的购买行为，但显然并非决定性因素。也就是说，整体而言此类商品的购买者通常不会仅仅基于喜爱该类商品的包装而购买该商品。鉴于此，争议商标并不具有美学功能性，未违反《商标法》第十二条的规定。
综上，北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项之规定，判决：一、撤销商标评审委员会作出的重审第789 号裁定；二、商标评审委员会重新作出裁定。
雀巢公司不服原审判决，提起上诉。北京市高级人民法院经审理认为，虽然争议商标标志经过了一定的设计，有区别于常见瓶型的特点，但相关公众容易将其作为商品容器加以识别，该三维标志本身无法起到区分商品来源的作用。因此，争议商标标志本身缺乏作为商标注册的显著特征。本案中相关证据足以证明，于1983 年之前，中国大陆地区的调味品生产厂商就已经开始使用一款棕色（或透明）方形瓶作为酱油产品的外包装，此类棕色方形瓶与本案争议商标标志在设计要素、整体外观、视觉效果、指定颜色等方面均较为接近，已构成近似的三维标志。而这种对与争议商标标志近似的三维标志的使用行为，远早于雀巢公司申请注册争议商标的时间，也早于雀巢公司在中国大陆地区实际使用争议商标标志的时间；这种使用主体众多、使用数量庞大且持续不断的实际使用行为，已使与争议商标标志近似的三维标志，成为中国大陆地区酱油等调味品的常见容器和外包装。在此情形下，相关公众难以将争议商标标志或与其近似的三维标志作为区分商品来源的标志加以识别，即使雀巢公司在争议商标注册前后对争议商标进行了实际使用，也难以通过该使用行为使争议商标获得商标注册所需具备的显著特征。
争议商标核定使用的商品为“食用调味品”，争议商标则仅是由方形瓶身和细长瓶颈结合的三维标志，同时指定了颜色，该三维标志与是否使“食用调味品”具有实用性价值并无直接关联，即使作为三维标志存在的争议商标被其他包装所替代，也不会影响“食用调味品”的价值。味事达公司提交的证据不能证明争议商标仅由使指定使用的“食用调味品”商品具有实质性价值的形状构成。
综上，北京市高级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决：驳回上诉，维持原判。
法律分析
作为非传统商标之一种的三维标志商标，或称立体商标，在其申请注册的过程中还有存在许多争议，但普遍认为立体商标注册应当符合显著性和非功能性两方面的要求，而且“除了与商品及其包装容器无关的其他形状，要注册立体商标，在具有显著性之前还应证明其形状的非功能性”【1】。即非功能性要件先于显著特征要件而存在，二者的审查判断存在位次上的先后顺序。但是，对于如何在具体案件中审查判断诉争三维标志是否具有功能性以及是否具有显著特征，还有待于司法实践的进一步探索，而本案的审理便涉及这两个方面的重要问题。
一、三维标志商标功能性的认定
《商标法》第十二条[1 ]规定：“以三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册。”该条所规定的内容即为立体商标注册的非功能性要件。
申请立体商标注册的三维标志可以分为三类：1、商品本身的形状（包括部分商品形状），2、商标包装容器的形状，3、与商品及其包装容器无关的其他形状【2】。对于与商品及其包装容器无关的其他形状，如咸亨酒店的“孔乙己”塑像[2]，由于其与商品通常并无紧密结合关系，因此一般不涉及功能性问题。而对于其他两种形式的三维标志，相关理论[3]【3】及权威判例[4] 均坚持认为此种作为商标注册的三维标志应当满足非功能性要件的要求。
通常，学者们在理论上会对三维标志的功能性进行分类，区分为性质功能性、实用功能性、美学功能性等不同类型【4】 ，但对于判断特定三维标志是否具有功能性却并未总结出一般的规则，而仅仅是通过个案举例的方式加以说明。美国第九巡回上诉法院曾在个案中提出了功能性判断的四条标准：（1）外观是否具有实用价值；（2）是否存在替代外观；（3）广告是否利用外观的实用利益招徕消费者；（4）外观是否是用相对简单或便宜的方法制作的[5]。但实际上，无论抽象何种标准，具体到特定的三维标志，都需要个案的加以判断。比如，三维标志是否具有实用价值，必须结合商品自身性质加以判断；而是否存在替代设计，也离不开商品的自身性质。可以说，所谓的标准，只是三维标志功能性判断时的方向指引，而要得出是否具有功能性的结论，始终离不开商品自身性质的把握。因此从本质而言，三维标志是否具有功能性，应当结合其指定使用的商品加以具体审查判断。
就本案而言，味事达公司主张争议商标属于使商品具有实质性价值的形状、具有美学功能性，故违反了《商标法》第十二条的规定。但争议商标核定使用的商品为“食用调味品”，争议商标是否具有功能性，也应当将其与“食用调味品”结合起来加以判断。显然，无论包装瓶的设计如何变化，均不会影响作为指定使用商品的“食用调味品”的实质性价值。因此，法院认定争议商标符合三维标志商标注册的非功能性要求是完全正确的。
二、三维标志商标显著特征的认定
在确认争议商标的非功能性特征之后，便涉及到对其是否具备作为商标注册的显著特征的判断了。《商标法》第十一条规定：“下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。”[6 ]基于上述法律规定，显著特征可以分为固有的显著特征和经使用而获得的显著特征。
（一）三维标志固有显著特征的认定
商标是用来识别和区分商品和服务来源的标志，某一标志是否能够作为商标加以注册，关键在于其是否具备区分商品或服务来源的识别作用。[7] 如果一个标志不会被相关公众作为区分商品或服务来源的标志加以识别，则即使该标志是经过设计而不同于现有造型的标志，该标志亦缺乏作为商标加以注册的正当性。而且，就商标的识别和区分作用而言，只有相关公众首先将相关标志作为标示商品或服务来源的标志加以识别对待，该标志才会在相同或类似商品和服务的不同提供者之间发挥来源区分作用，商标显著特征中的识别性先于区分性而存在。就三维标志而言，无论其是否经过独特的设计，要作为商标加以注册，就应当具有区分商品和服务来源的识别作用。独特的设计虽然会加深相关公众对三维标志的印象，但其只是该三维标志具备区分商品和服务来源识别作用的必要而非充分条件。“商标注册所应当具备的显著特征，是指该申请注册的标志使用在具体的商品或服务上，能够让相关公众将其作为区分商品或服务来源的标志，而非指标志本身具有某种特点或独创性。如果相关公众通常不会讲某一标志作为区分商品或服务来源的标志加以识别，则即使该标志本身具有一定的特点，也不能认定其具有商标注册所应具备的显著特征。”[8]
本案中，争议商标是由方形瓶身和细长瓶颈结合的三维标志，指定颜色瓶身为褐色、瓶盖为黄色；争议商标核定使用商品为“食用调味品”。虽然该三维标志经过了一定的设计，有区别于常见瓶型的特点，但相关公众容易将其作为商品容器加以识别，该三维标志本身无法起到区分商品来源的作用。因此，一、二审法院认定争议商标标志本身缺乏显著特征并无不当。
（二）三维标志经使用而获得的显著特征的认定
通常认为，一些不具有显著特征的标志，如描述性标志，在商品或服务上经过长期使用和广告宣传之后，消费者已经逐渐意识到它们是在指示特定商品或服务的出处，而不仅是在对商品或服务进行描述。通过这样的使用行为，先天没有“固有显著性”的“描述性标志”就在后天获得了显著性【5】。 也就是说，在讨论经使用而获得显著特征的问题上，司法判例和学者们讨论的往往是何种标志能够经过使用而获得显著特征，如通用名称是否能够通过使用而获得显著特征，[9] 以及通过何种方式进行使用才能够获得显著特征。但对于该种使用行为应当放在怎样的背景下进行考察，则很少谈及。实际上，某一本身不具有显著特征、不能作为商标注册的标志，是否能够通过长期使用获得显著特征，从而起到区分商品来源的作用，应当由将该标志作为商标申请注册的注册申请人举证证明，而且，除了要看主张权利的一方当事人的使用证据外，还要看整个市场上其他经营者的实际使用情况。如果他人没有该标志的使用行为，则主张权利的一方当事人可以通过自己单独的长期使用行为，建立起其与该标志之间的唯一的、稳定的对应关系，从而使该标志具有区分商品和服务来源的识别作用。但是，如果在主张权利的一方当事人使用的同时，市场上其他主体也在长期大量地使用该标志，甚至早于或者广于主张权利的一方当事人的使用，则不能只依据主张权利的一方当事人的使用行为来认定该标志通过使用获得了显著特征。因为此时，该标志并未与单一主体之间建立起稳定的产源对应关系，相关公众无法通过该标志对商品来源加以识别。而且，商标的注册和保护具有地域性，对相关商标标志使用行为的审查判断，应当结合该商标标志申请注册的国家或地区的具体情况加以具体分析。在其他国家和地区的使用行为，并不能成为其在中国大陆地区作为商标注册的当然理由。可以说，某一自身不具有显著特征的标志，是否能够通过使用获得显著特征从而作为商标加以注册，完全是市场客观选择的结果。
就本案而言，至迟于1983 年开始，中国大陆地区的调味品生产厂商就已经开始使用与争议商标标志相近似的三维标志，这种使用行为远早于雀巢公司申请注册争议商标的时间，也早于雀巢公司在中国大陆地区实际使用争议商标标志的时间；而且，这种使用主体众多、使用数量庞大且持续不断的实际使用行为，已使与争议商标标志近似的三维标志，成为中国大陆地区酱油等调味品的常见容器和外包装。在此情形下，相关公众难以将争议商标标志或与其近似的三维标志作为区分商品来源的标志加以识别，即使雀巢公司在争议商标注册前后对争议商标进行了实际使用，也难以通过该使用行为使争议商标获得商标注册所需具备的显著特征。因此，一、二审法院关于争议商标的注册亦不符合《商标法》第十一条第二款规定的认定是正确。
【注释】：
[1] 2013 年《商标法》对此未作修改。
[2] “孔乙己造型成为中国首批立体商标”，http:m.sohu.com/n/147355326，访问时间：2013 年12 月30 日。
[3] 如王迁教授认为：“如果三维形状具有实用功能，与商品的技术效果、实用价值无法分离，或者为商品的必要形状，则不能作为商标注册。”
[4] 如欧共体法院判例：Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd (Case C-299/99).
[5] 参见Disc Golf Association, Inc. v. Champion Discs, Inc., 158 F.3d 1002 (9th Cir. 1998).
[6] 2013 年《商标法》仅将该条第一款第（三）项修改为“其他缺乏显著特征的”，其他内容未作变化。
[7] 参见周波：“商标使用应发挥商品来源识别作用”，载《中华商标》2013 年第1 期，第71 页。
[8] 北京市高级人民法院（2011）高行终字第1360 号行政判决书。
[9] 如美国最高法院的判例：Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. 505 U.S. 763, at 768。
【参考文献】
【1】钟鸣. 用商品及其包装容器形状申请注册立体商标的审查【J】. 人民司法, 2012(24).
【2】黄晖. 商标法【M】. 北京: 法律出版社, 2004:39.
【3】王迁. 知识产权法教程（第二版）【M】. 北京: 中国人民大学出版社, 2009:413.
【4】黄晖. 商标法【M】. 北京: 法律出版社, 2004:75.
【5】王迁. 知识产权法教程（第二版）【M】. 北京: 中国人民大学出版社, 2009:408.
附图：
来源：《电子知识产权》2014年第8期
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