摘要：我国2013年8月新通过的《商标法》第59条第3款规定了商标先用权规则，该规则首次在我国商标法中得到确立；新修改的商标法不仅认可了现阶段未注册商标存在的客观必然性，而且通过该规则的设立，较好地平衡了商标注册权人和在先使用的未注册商标人之间的利益。由于新法第59条第3款规定比较抽象，如何理解和适用商标先用权规则具有重要的现实意义。本文认为，商标先用权是一种正当使用的行为，但在我国商标注册确权制度下，商标先用权的构成要满足相关要件，商标先用权的行使也会受到诸如使用范围等因素的限制，该条规定的先用权中的商标可延伸到其他商业标识。
2013年8月30日，第十二届全国人大常委会第四次会议表决通过了我国第三次修改的《商标法〉》（以下简称新法），该法自今年5月1日起施行。其中，新法第59条第3款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”该规定是本次商标法修改后新增的内容，具有非常重要的意义和价值，宣示了商标先用权规则首次在我国商标法中得到确立，在一定意义上确认了在先使用的未注册商标的法律地位及其相应的权益，对学界和司法界一直争议不断的对未注册商标的保护给予了肯定的回答，承认了我国现阶段未注册商标在市场经济条件下的存在有其客观必然性，较好地平衡了商标注册权人和在先使用的未注册商标人之间的利益。该条款的规定，吸纳和借鉴了其他国家的立法内容，不仅完善了我国的商标权限制制度，防止权利滥用，也为司法审判提供了依据。由于先用权规则在我国立法刚刚确立，对其规则的理解和适用还无具体的司法解释和相关案例可供遵循和参照。同时，本文也注意到，新法第59条第3款的规定比较抽象，法条中存在着一些弹性较大的内容，比如：“有一定影响的商标”、“原使用范围内继续使用”、“附加适当区别标识”等问题如何判断，对这些问题的理解和把握，对司法和执法实践中正确理解和适用先用权规则有着重要的现实意义。本文将结合新法第59条第3款的规定及上述问题，对先用权的性质、先用权的构成要件、先用权行使的限制、先用权中的商标可否延伸到其他商业标识等问题及其法律的适用进行分析。
一、商标先用权的性质
商标先用权是指在他人获得商标权之前已经使用该商标的所有人，享有在原有范围内继续使用该商标的权利。从商标法的历史发展来看，经历了由使用产生权利到注册产生权利的变迁。商标先用权制度主要存在于只认可商标权注册产生的国家和地区。如法国、日本和我国的台湾地区。根据这些国家和地区的法律规定，商标的使用不会产生商标权。在实践中如果没有商标先用权制度，在先商标使用人使用多年的商标就有可能被他人抢注。可见，商标先用权制度是商标法为克服登记注册制度的缺陷，弥补申请在先原则的不足而设计的一种补救措施，目的在于平衡商标注册人和商标在先使用人的利益。如果把商标注册原则的适用绝对化，在先使用人仅仅因为自己在先使用的商标与在后注册商标相同或者近似，就不能正常使用，这对在先使用人是不公平的。
“商标先用权是一种正当使用的行为，先用人基于自己在先使用的事实，是一种自然存在的权利。从我国新法的设计及其逻辑结构上分析，第七章主要是规定注册商标专用权的保护及其权利限制，其中，第59条就是针对权利人限制的条款；从第59条自身规定来看，该款有三款内容，分别规定了叙述性的合理使用、功能性的合理使用及先用性的合理使用。可以看到，立法是把先用权作为正当使用的行为之一，在满足相关条件下可以继续使用其商标。”[1]
二、商标先用权的构成要件
由于我国实行的是商标注册确权，对未注册商标的在先使用人主张保护时，根据新法第59条第3款的规定要满足以下构成要件：
（一）具有在先使用的客观事实
在他人申请商标注册以前，在先使用人已经连续使用了该商标，这是构成商标先用权的首要条件，如果没有时间上的先用事实，就不会产生相关的权利。另外，在先使用人对该商标的使用应是连续性的，如果无正当理由而中断使用的，在他人注册后则不得继续使用，否则会破坏商标的注册原则，不利于对注册权利人的保护。当然，这里的在先使用的“使用”应是强调商标在商品或服务上的实际使用和投放市场，是连续一定时期的使用[2]并产生了商标的识别功能，而不是象征性地使用。如果连续3年停止使用的，则原使用人不得再继续使用。
（二）在先使用的商标相同或近似且使用的商品
相同或类似注册商标专用权的保护范围是以核准注册的商标和核定使用的商品为限。如果在先使用的商标与注册商标不构成相同或者近似，或者使用的商品不是同类或类似商品，那么商标先使用人当然有权继续使用，甚至可以申请注册取得商标权。换言之，只有当在先使用人与他人注册商标相同或近似，并且使用在同类或类似商品或服务上的情况下，才会产生争议和纠纷，从而产生了商标先用权制度。
（三）在先使用的商标应有一定影响
和商标法修正案的第一稿和第二稿不同，本次立法对在先使用商标附加了“有一定影响”的要求，即具有一定的市场知名度和美誉，但并没有要求必须达到驰名的程度，因为《商标法》第13条第2款已经规定了对未在中国注册的驰名商标给予相应的保护。从我国注册确权的原则出发，对只有具有一定知名度的未注册商标才给予特别的关照和保护。但本文以为，商标先用权的构成不应该有知名度的要求，具体说明见本文第三部分之四。
三、商标先用权行使的限制
如果满足了上述构成要件后，未注册商标在先使用人才有权继续使用该商标而不构成商标侵权，可见，商标先用权的行使是有诸多限制的。
（一）使用范围的限制
商标先用权制度的设立只是保护在先商标使用人使用的既存状态，所以，在他人商标注册后，在先使用人只能在原有范围内继续使用该商标，先用权人使用的范围应有所限制。如何界定原有范围？借鉴国家工商行政管理总局1994年发布的《关于服务商标继续使用问题的通知》（以下简称《通知》）[3]，本文以为，使用范围的限制可从以下几方面考虑：一是只能在原来的商品或服务上使用，不得扩大使用的类别和范围，比如，扩大使用在类似的商品和服务上。二是不得改变原来使用的商标的图形、文字、色彩、结构、书写方式等内容，但以同他人注册商标相区别为目的而进行的改变除外。三是借鉴专利法中先用权限制的规定，商标先用人只能在原有生产规模和销售区域内使用，不可进一步拓展市场规模和使用地域，从而挤压并侵占商标权人的市场利益。[4]实践中，如何去把握还需要进一步研究，比如，对服务商标而言，跨不同的区域相对容易控制，如不同航空公司的服务商标覆盖的区域等，但对商品商标而言，由于电子商务和网购的普及和发展，商品流通渠道通畅，很难对销售的区域加以控制。
（二）附加适当区别标识
为防止商品来源的混淆，保护注册商标权人利益，商标权人可要求先用权人在相同的商品或服务上附加适当区别的标识，以表明该商品来源于不同的生产厂家。适当的标识，可以是不同的包装、企业的字号或者名称、产地等。比如，上述《通知》规定，针对服务商标的继续使用人，如果与注册人的使用发生实际混淆，造成消费者误认的，要求先用人应“增加地理名称标志”，以便于与注册人使用的服务商标相区别。如果不附加适当区别标识，与他人注册的商标相同或近似的，且使用在同种或类似的商品或服务项目上，造成混淆的，可按侵犯商标专用权行为处理。[5]
（三）在先使用人出于善意
在他人对相同的商标注册取得权利后，在先使用人使用商标主观上应是善意的，不得以不正当竞争为目的使用，不得和注册商标权人的商品和服务相混淆。如果在先使用人为了争夺市场，突出使用并造成了和注册商标的商品来源产生混淆时，则会由主观善意变为恶意，构成商标侵权。
（四）在先使用商标具有知名度的要求
和前两个修改的版本比较，本次新法第59条第3款新增加了先用商标必须满足有一定影响，否则不能主张先用权。本文认为，这种规定，挤压了未注册商标行使和保护的空间，过度保护了注册商标权，与立法设立商标先用权的本意背道而驰。如果把商标注册原则的适用绝对化，在先使用人仅仅因为自己在先使用的商标与在后注册商标相同或者近似，就不能正常使用，这对在先使用人是不公平的。[6]因为在先使用人是首次使用该标志的人，并未搭借在后注册人的声誉，是一种使用该商标并产生和相关商品或服务识别功能的事实状态。但注册本身只是一种对在后申请者权利的确认。本文以为，法律不仅要维护自然形成的秩序，而且要尊重先使用人的劳动成果。在坚持注册原则的情况下，也应注意到商标在先使用人和在后注册人的利益平衡，不能对先用权人过于苛求，要求其使用的商标必须有知名度。换言之，不能仅仅以他人申请商标注册在先为由，对抗他人在先使用商标的事实和权利，从而禁止该使用人在原有范围内继续使用该商标，进而侵犯在先使用人的利益。
从法律规定的连续性考虑，我国《商标法实施条例》对与他人在相同或者类似的服务上已注册的服务商标相同或者近似的，允许继续使用，条例并未要求在先使用的服务商标必须有“一定影响”，才能继续使用。[7]另外，如何判断“一定影响”的商标？也会带来实际操作中的困难，是指驰名商标还是著名商标？商标法修改的前两稿并未对在先使用的商标有知名度的要求，换言之，对一般意义上的在先使用的未注册商标所有人也赋予了一定条件下的在先使用权。本文以为，该条款对在先商标继续使用的要求不可太高，只要有在先使用的事实即可，因为该条立法设计的目的不同于《商标法》第13条和第32条，不能对在先使用人主张继续使用过于苛求，应该取消对先用商标“有一定影响的”要求。
（五）在先使用权转移的限制
商标先用权是对在先使用商标的事实的确认，法律维护的是一种既存的状态，即先用人自身在现有范围内使用。另外，从所有权的角度分析，先用权也是一种有限的权利，不享有完全的处分权，一般情况下，不得将该商标转让或者许可他人使用。但在继承关系或者企业发生分立或者合并时，则应当允许在先使用权的移转。[8]
四、先用权中的商标可延伸到其他商业标识
先用权的对象是否仅指商标，还是广义的商业标识？笔者查阅了我国部分案例，比如，诸葛酿商品名称在先使用对抗诸葛亮酒类注册商标案：2004年9月，四川泸州千年酒业有限公司以“四川江口醇酒业(集团)有限公司在白酒商品上使用‘诸葛酿’商品名称侵犯其‘诸葛亮’注册商标专用权”为由提起商标侵权诉讼。江口醇公司则认为其“诸葛酿”商品名称为“知名商品特有名称”，其行为不构成商标侵权，并同时提起反诉。湛江中院一审判决：注册商标“诸葛亮”对知名商品“诸葛酿”构成侵权。广东省高级人民法院二审认为，对于知名商品名称与注册商标的冲突及保护问题，尽管现行法律、行政法规并无明确规定，但是应当考虑的一个标准是权利在先原则。江口醇酒业公司在1999年就开始使用“诸葛酿”作为所开发产品的商品名称，在该商品名称形成一定知名度和影响力之后，诸葛酿酒公司才于2003年正式生产“诸葛亮”酒，本案显然是知名商品的名称使用在先，故应当保护在先使用的权利。据此，广东高院最终认定诸葛酿酒公司、千年酒业公司存在着搭江口醇酒业公司“诸葛酿”酒便车的行为，遂驳回上诉，维持原判。[9]该案因其典型意义，成为广东省法院的指导性案例。在该案件的裁判要旨中，广东高院认为，商业标记的保护并不绝对以注册作为必要条件，主要取决于某一具体的商业标记自身的“独创性”和“显著性”的强弱。未注册的知名商品名称、包装、装潢与注册商标之间的权利冲突与保护，尽管现行法律、行政法规并无明确规定，但是首先应当考虑的标准是权利在先原则，以及诚实信用原则和公平竞争原则。[10]
在“狗不理”商标纠纷中，山东省高级人民法院二审认为，天丰园饭店使用“狗不理”文字作为“狗不理猪肉灌汤包”，提供的是一种菜品的名称，而且持续使用历史悠久，属于在先使用。该案的基本案情是：狗不理集团的前身于1994年10月7日注册了“狗不理”文字商标，核定服务项目为第42类，即餐馆、备办宴席、快餐馆、自动餐馆。1999年12月29日，该商标被认定为驰名商标。天丰园饭店开业日期为1973年，主营猪肉灌汤蒸包，并于1986年9月、11月增加“狗不理”猪肉灌汤包等经营项目。自80年代至今，天丰园饭店一直持续经营“狗不理”风味猪肉灌汤包。1990年8月出版的《济南老字号》一书记载济南的“狗不理”包子从40年代初开始经营，到1948年济南解放，一直畅销不衰。天丰园饭店一直在其门口悬挂经营“狗不理”猪肉灌汤包的牌匾，其主打品牌也是“狗不理”猪肉灌汤包。2006年10月16日，狗不理集团提起诉讼，认为天丰园饭店的行为侵犯其“狗不理”注册商标专用权，请求判令天丰园饭店停止侵权，消除影响并赔偿损失。山东省济南市中级人民法院一审驳回狗不理集团的诉讼请求。狗不理集团提起上诉。山东省高级人民法院二审认为，天丰园饭店使用“狗不理”文字作为其提供的一种菜品的名称，并在济南这一特定地域经营“狗不理猪肉灌汤包”的历史由来已久。天丰园饭店提供“狗不理猪肉灌汤包”这一食品，并非是在狗不理集团商标注册并驰名后为争夺市场才故意使用“狗不理”三字，没有违背市场公认的商业道德，也不存在搭车利用“狗不理”服务商标声誉的主观恶意，属于在先使用。但天丰园饭店将“狗不理”三字用于宣传牌匾、墙体广告和指示牌，并且突出使用“狗不理”三字或将“狗不理”三字与天丰园饭店割裂开来使用的行为，容易使消费者混淆。为规范市场秩序，体现对“狗不理”驰名商标的充分保护，天丰园饭店不得在企业的宣传牌匾、墙体广告中等使用“狗不理”三字，但仍可保留狗不理猪肉灌汤包这一菜品。遂判决撤销一审判决，判令天丰园饭店停止在宣传牌匾、墙体广告等其他广告形式中使用“狗不理”三字进行宣传；驳回狗不理集团的其他诉讼请求。狗不理集团不服二审判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2009年2月5日裁定驳回其再审申请。最高人民法院认为，由于在狗不理集团公司注册“狗不理”服务商标之前，天丰园饭店持续使用“狗不理猪肉灌汤包”这一菜品名称的历史原因，天丰园饭店仍可保留“狗不理猪肉灌汤包”这一菜品名称，但根据公平原则，天丰园饭店不得作其他扩张性使用。
上述案例中涉及的在先使用的标识，不仅有未注册商标，还有商品名称、菜品名称、服务标识和企业字号等。这些标识经过使用，产生了识别同类商品或者服务来源的功能，而且主观上并没有利用注册商标的恶意，客观上属于在先使用。本文认为，对新法第59条第3款关于先用权的客体应作广义的理解，使之延伸到相应的商业标识，实践中也有利于妥善解决商标权和其他权利的冲突，更好地平衡注册商标权人和在先使用人的合法利益。
毋庸置疑，商标的生命在于使用，商标通过使用具有了区别商品和服务的功能，即建立了一定的商誉。在这种情况下，在先使用人显然获得了值得保护的利益。而商标先用权设立的意义在于保护在先使用人因对在先商标的持续使用而赢得的商誉，不至于因注册商标的出现而使其商誉归于无效，所以说商标先用权制度的存在有其一定的合理性。本次商标法修改，使得商标先用权最终入法，本文以为，一个重要原因是学界和司法界共同讨论和推动的结果，通过专家学者的理论分析和最高人民法院相关的司法政策及案例的判决导向，社会公众逐渐对商标价值的认识进一步厘清，从而达成了共识：一是商标的价值或者生命在于使用。只有在商业活动中使用，商标的识别功能才能发挥，继而积累商誉，由使用形成的利益需要加以维护和保护。二是强调注册商标的实际使用。强调使用的理念体现在本次新法的不同条款中，比如，新法第64条规定，注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。修改后的商标法将于今年5月1日生效，商标先用权规则的法律适用还有待于司法和行政执法实践中的进一步检验和完善。
【注释】：
[1] 王莲峰：《我国商标权限制制度的构建———兼谈〈商标法〉第三次修订》，载《法学》2006年第11期。
[2] 关于连续使用，日本学界认为：一是其并不要求在先使用者的营业处于持续不断的状态，如果由于季节性的原因而中断，或由于经营者一时的困境或其他原因中断使用，也应当认为在先使用的商标处于继续使用状态；二是如果在先使用者将自己的在先使用的商标和营业进行了分开转让或进行了许可使用，在这种情形下，在先使用者不得主张在先使用权。
[3] 参见1994年8月12日国家工商行政管理总局发布的《关于服务商标继续使用问题的通知》中规定，“三、服务商标继续使用时，使用人须遵守下列规定：1.不得扩大该服务商标的使用地域；2.不得增加该服务商标使用的服务项目；3.不得改变该服务商标的图形、文字、色彩、结构、书写方式等内容，但以同他人注册的服务商标相区别为目的而进行的改变除外。”
[4] 参见《专利法》第69条第2项，有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：(二)在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的。
[5] 参见1994年8月12日国家工商行政管理总局发布的《关于服务商标继续使用问题的通知》。
[6] 杜颖：《在先使用的未注册商标保护论纲———兼评商标法第三次修订》，载《法学家》2009年3期。
[7] 2002年9月15日起施行《商标法实施条例》第54条规定：“连续使用至1993年7月1日的服务商标，与他人在相同或者类似的服务上已注册的服务商标相同或者近似的，可以继续使用；但是，1993年7月1日后中断使用3年以上的，不得继续使用。”
[8] 参见《日本商标法》第32条规定：商标先用权人的业务继受人也可以享有商标的先用权。
[9] 参见广东省高级人民法院（2006）粤高法民三终字第95号。
[10] 参见《知名商品特有名称权与商标权的冲突与保护》（执笔人：广东省高级人民三庭潘奇志），广东法院网http://www.gdcourts.gov.cn/gdcourt/front/front!content.action?lmdm=LM119&gjid=20120308082438060745，2013年10月13日访问。
[11] 最高人民法院(2008)民三监字第10-1号民事判决书。
文章来源：《法治研究》2014年第3期
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责任编辑：吉利