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判定商标侵权应以成立“商标性使用”为前提
发布时间：2014-03-25 12:10:06

摘要：通过对司法实践中一起典型商标侵权纠纷案的不同处理意见的介绍为切入点，论证了要判定某行为构成商标侵权，必须要以认定该行为构成“商标性使用”为前提。“商标性使用”与“混淆可能性”是判定商标侵权的两个独立条件，且存在着先后判断顺序，某行为不符合其中任何一个条件，就不可能构成商标侵权。

    　传统商标制度是以“禁止混淆”理论搭建的,但根据商标制度的本质特征，要判定某行为构成商标侵权，必须要以认定该行为构成“商标性使用”为前提，忽视对该前提性因素的考量，可能会导致错误甚至荒谬的论证结果。本文拟以审理苹果公司商标案遇到的困惑为例，对该问题进行深入研究。
 
   　 一、问题提出：审理苹果公司商标案遇到的困惑与争议
 
    　（一）具体案情[1]
    　美国苹果公司向中国商标局分别申请注册了“ ”、“”、“ ”、“”、“ ”、“ ”图形商标，这些图形商标核定使用的商品类别均为第9类，其中：1.“ ”商标核定使用的商品类别包括电池充电器、移动电话机和手提式及流动数码电子器具用有线和无线遥控器等；2.“”商标核定使用的商品类别包括用于发送和接收电话呼叫、电子邮件以及其他数字数据等手持移动数字电子设备等；3.“ ”商标核定使用的商品类别包括用于移动电话的计算机应用软件、手持式电脑等；4.“ ”商标核定使用的商品类别包括用于管理用户系统的安装和选择的计算机软件等；5.“”商标核定使用的商品类别包括互联网浏览器软件等；6.“”商标核定使用的商品类别包括用于联系信息管理的计算机软件等。上述注册商标处于法定保护期内。
 
    2012年3月，被告人马某购置并组装了4条手机生产线，购买手机零配件，加工类似苹果手机外型的智能手机。2012年5月，深圳公安局接举报后抓获被告人马某，并现场查获类似“苹果”外型的手机2470部。经勘验，查扣的智能手机，查明如下事实：被控侵权手机的外形与苹果公司上述“ ”图形商标相同，手机正面屏幕的下方使用了形状的按钮；在被控侵权手机处于通电和使用状态下，该手机操作屏幕上指代用户下载应用软件的功能按钮用图形“ ”表示，指代用户使用设置功能的按钮用图形“ ”表示，指代用户使用上网浏览器的功能按钮用图形“ ”来表示，指代用户使用手机通讯录的功能按钮用图形“ ”表示。
 
　　深圳市宝安区检察院认为，被告人马某的行为构成假冒注册商标罪，对其提起公诉。
 
    （二）引发的争议
　　苹果公司商标案颇引人关注，对该案如何处理存在着截然相反的两种观点：
 
    第一种观点认为，被告人马某的行为构成假冒注册商标罪。理由如下：苹果公司已经在手机、手持移动数字电子设备及移动电话机的计算机应用软件等商品上分别注册了“”、“”、“”、“”、“”、“”图形商标，苹果公司通过在苹果手机及苹果手机内置的操作软件界面上持续大量使用上述图形商标，已使这些图形商标具有较强的显著性和知名度，况且“”、“”、“”、“”、“”图形商标本身就具有固有显著性，相关公众根据上述图形商标，就足以辨别这些商标所标识的商品（苹果手机）来源于苹果公司。换句话说，苹果公司通过对上述图形商标的使用，已使这些图形商标在其核定使用的商品上建立起较高商誉，进而使消费者建立起“苹果公司—苹果公司注册的本案图形商标—该案图形商标所代表的商品”三者之间的紧密联系。
 
    该案被告人马某未经许可，在与苹果公司涉案注册商标相同的商品上，使用与苹果公司注册商标相同的商业标识，且社会危害后果严重，其行为构成假冒注册商标罪。被告人马某的侵权行为具体表现为：1.其制造的被控侵权手机的外观与苹果公司注册在手提电话上的“”图形商标相同；2.被控侵权手机正面屏幕的下方使用了形状的按钮，这与苹果公司注册在手持移动数字电子设备上的“”图形商标相同；3.被控侵权手机操作屏幕上指代用户下载应用软件的功能按钮用图形“”表示，这与苹果公司注册在移动电话上的计算机应用软件的图形商标“”相同；4.被控侵权手机操作屏幕上设置功能的按钮用图形“”表示，这与苹果公司注册在用于管理用户系统安装和选择的计算机软件上的图形商标“”相同；5.被控侵权手机操作屏幕上网浏览器的按钮用图形“”表示，这与苹果公司注册在互联网浏览器软件上的图形商标“”相同；6.被控侵权手机操作屏幕上通讯录的按钮用图形“”表示，这与苹果公司注册在用于联系信息管理的计算机软件上的图形商标“”相同。
 
    从主观上看，被告人马某假冒苹果公司涉案注册商标的主观故意非常明显，其试图利用苹果公司对涉案商标业已建立的良好商誉，欲意让购买智能手机的消费者确立起“被告人—被告人生产销售的手机—苹果公司涉案图形商标”三者之间的联系，从而使消费者对苹果公司提供的智能手机与被告人销售的智能手机之来源产生混淆。由于现场查扣被告人生产的类似“苹果”外型的手机共2470部，属刑法规定的情节严重的情形，故根据《刑法》第213条所规定的假冒注册商标罪，应依法追究被告人马某的刑事法律责任。
 
　　另一种观点认为，从民事（商标侵权）的角度看，该案被告人马某的行为，不构成对苹果公司涉案商标权的侵犯，更不用说从刑事（商标犯罪）的角度认定被告人马某的行为构成假冒注册商标罪。理由是，在具体商标案件的处理过程中，如认定涉案被控侵权行为构成商标侵权，必须要以该行为构成商标性使用为前提，如该行为不构成商标性使用，则不应认定该行为构成商标侵权。该案被告人马某在其生产的智能手机上使用“”、“”、“”、“”、“ ”、“”图形，目的是从功能上指示消费者操作手机，以实现智能手机的设计功能，而不是从识别商品来源的意义上以商业标识的方式使用这些图形，故该案被告人马某的行为，不属于商标性使用行为，其行为不应被认定构成商标侵权行为。
 
　　上述不同观点颇引人思考。本文认为，判定商标侵权应以成立“商标性使用”为前提，探讨该问题，对于正确处理商标侵权案件具有重要意义。
 
　　二、对“商标性使用”含义的界定与识别
 
　　（一）“商标性使用”含义的界定
　　所谓商标就是在生产经营活动中使用的用于识别商品或服务来源的标志。商标性使用作为商标概念的理性延伸，应紧密围绕商标的本质内涵展开。同时，商标法学者以及国外的立法、司法判例中关于商标性使用的研究或规定，可以对正确理解商标性使用起到帮助作用。商标是商品经济的产物，其最基本的功能是区分商品或服务的来源，正因为其具有区分识别功能,[2]所以消费者才能根据商标选购商品或接受服务。鉴于此，我国商标法学者多从商标的该功能之视角理解商标性使用的内涵。例如，有学者认为，“商标之使用乃在于表彰商品之来源与出处，并向消费者保证商品品质具有满意之水准，使其认明标志，即可安心采购其所趁心满意之物品，诚为表征厂商信誉及消费者信赖关系之媒介”。[3]
 
　　我国现行商标法未规定商标性使用的含义，虽然《商标法实施条例》第3条列举了商标使用的几种具体情形,[4]但该条款并未对商标性使用进行抽象的界定。
 
　　从比较法的角度看，我国加入的两个重要国际条约《巴黎公约》和《TRIPS协定》均未概括规定商标性使用的内涵。但有些国家或地区的商标法或其他国际条约对商标性使用的内涵进行了界定。比如，我国台湾地区“商标法”第6条规定，“商标之使用，指为营销目的，将商标用于商品、服务或其有关之对象或利用平面图像、数字影音、电子媒体或其它媒介物足以使相关消费者认识其为商标”；该条规定从商标使用的目的、方式和效果等方面，比较细致地对商标性使用进行了抽象界定。美国《兰哈姆法》第1127条，将“商标在商业中使用”解释为，在贸易过程中真诚地使用而不仅仅是为了保留该商标之权利为目的的使用；同时，《兰哈姆法》第32条第一项a分别列举了商品商标和服务商标的具体使用方式，包括在商业活动中复制、伪造、抄袭，或者模仿他人注册商标的标识用于对商品或服务进行销售、销售要约、分销或者广告宣传的行为。《欧共体商标条例》对商标使用及其使用方式规定的较为详细：商标所有人有权阻止所有第三方未经其同意在贸易过程中使用与其相同或相似的标志；并针对侵权标志的使用，列举了四种方式：1.在商品或商品包装上缀附该标志；2.提供带有该标志的商品，将其投入市场或为此目的持有或用该标志提供服务；3.进口或出口带有该标志的商品；4.在商业文书或广告上使用该标志。[5]
 
　　参考学者及外国法关于商标性使用的观点，本文认为，所谓商标性使用是指将商业标识用于商业活动中，并对相关公众起到区分商品或服务来源的作用。由此可见，商标性使用应满足三个条件：1.必须将商业标识用于商业活动中；2.使用的目的是为了说明商品或服务的来源；3.通过使用能够使相关公众区分商品或服务的来源。缺少上述三个要件，很难说行为人对商业标识之图案的使用构成商标性使用。令人欣喜的是，在借鉴国外立法和中外司法实践经验，以及总结学者研究成果的基础上，我国第三次修改的《商标法》第48条明确规定，“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”，从而首次对商标性使用的含义在法律中做出规定。
 
　　（二）“商标性使用”的分类与识别
　　商标权的本质在于商标权人、特定注册商标与核定使用商品之间的联系，而商标权正是对这一联系的支配权，这就决定了商标权是从使用中而来，如果没有使用行为的存在，则这一联系无法建立。[6]
 
　　从商标权人的角度看，其通过申请获得商标注册，这只是在静态意义上，使商标权人获得将该注册商标用于核定使用的商品（或服务）类别上，从而建立商标权人、商标与商品（或服务）三者之间的特定联系。而商标权人实施的商标性使用行为，则是动态地实现商标权人上述法定的静态权利的行为，换句话说，商标性使用行为是商标权人的权利得以实现的行为。从商标权人以外的其他人的角度看，如果其试图将商标权人的商标用于标注其自己生产或销售的商品上（或提供的服务上），从而建立起该商标与被控侵权商品（或服务）之间的特定联系，并在客观上导致消费者对该商标所标注的商品（或服务）之来源产生混淆的后果，则该行为构成商标侵权行为。如果商标权人以外的人，所使用的与商标权人的商标相同或近似的文字、图案等标识不具有区分商品来源的作用，则该这种使用不是商标意义上的使用，即不会对商标权人的商标权构成侵害。[7]
 
　　通过上述分析可见，商标性使用的主体通常包括商标权人的使用与侵权人的使用两类。商标权人使用被称为产生、维持和扩大商标权的使用，而侵权人使用被称为实施商标侵权行为之使用。维持权利的商标性使用主要涉及产生、维持和扩大商标权利的种种使用方式，而商标侵权中的商标性使用主要是指被认定为成立商标侵权的各种使用方式。
 
　　值得注意的是，尽管“商标权人的商标性使用”与“侵权人的商标性使用”在本质上是一致的，都是用来区分商品（或服务）的来源，但由于二者使用的主体不同，导致二者在使用范围上存在差别。商标权人的商标性使用应当是真实的、善意的和具有一定商业规模的使用，如果只是为了应付使用的义务而进行的象征性使用不能满足法律的要求。最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》明确指出，“没有实际使用注册商标，仅有转让或许可行为，或者仅有商标注册信息的公布或者对其注册商标享有专有权的声明等的，不宜认定为商标使用”。侵权人的商标性使用之范围，要求侵权人将与商标权人的注册商标相同或近似的文字、图案等标识，用作指示自己提供的商品或服务来源的标识，从而建立该标识与自己提供的商品或服务之间的特定联系，以搭商标权人在商标上已建立的商誉之便车，谋取非法利益。[8]
 
　　（三）“商标性使用”与合理使用的关系
　　商标法上不仅有商标性使用的概念，还有合理使用制度，应注意区分二者之间的关系。所谓商标法上的合理使用行为，是指在特定条件下，行为人虽然使用注册商标权人的商标，但却不被认定为商标侵权行为。这主要是指两类情况，描述性使用与指示性使用。[9]描述性使用是指虽然使用商标中的文字或图形，但该使用并非是为了指示商标或服务的来源，而是对商品或服务本身进行描述。指示性使用是指使用他人商标的目的在于说明自己提供的商品或服务，能够与使用该商标的商品或服务配套。
 
　　在描述性使用的情形，行为人对商标中的文字或图形的使用，多是基于对该文字或图形本身含义的使用，并非为了指示自己商品或服务的特定来源，不构成商标性使用，因此，该行为不应被认定为商标侵权行为。在指示性使用的情形，其目的是为了说明自己提供的商品或服务能够与使用该商标的商品或服务配套，即指示自己商品或服务的用途和服务对象，而不是要让相关公众对商品或服务的来源产生混淆。
 
　　商标法上合理使用的前提是，对他人商标进行了商标性使用，只是因为使用的目的具有合理性，而被法定地排除出商标侵权的范畴。鉴于此，描述性使用被归入“非商标性使用”更为妥当，而指示性使用才应属于商标法上合理使用的范畴。
 
　　三、“商标性使用”与混淆可能性之间的关系
 
　　在我国的商标法司法实践中，判定商标侵权的标准为“混淆的可能性”，而认定混淆可能性是否成立，又被分为“直接混淆”和“间接混淆”两大类。直接混淆是指由于在后的商标侵权行为，导致相关公众对商标权人提供的商品（或服务）与侵权人提供的商品（或服务）在来源上产生混淆。间接混淆是指虽然在后的商标侵权行为不会导致相关公众对商品来源产生混淆，但却可能对商标权人与侵权人之间的经营关系产生混淆，比如，误以为二者之间存在联营、赞助或许可等关系。在判定商标侵权的过程中，对于商标性使用与混淆可能性之间的关系，该如何看待？换句话说，在认定商标侵权的过程中，对二者的评判分析，是否存在逻辑顺序呢？对该问题争论的核心在于，判定商标性使用，是否是认定商标侵权的前提条件。
 
　　（一）比较法视野的分析
　　西方国家的商标法学者对上述问题存在着争议。欧洲有学者认为，如果将商标侵权条款以商标性使用作为条件，则99%的非商业性使用都将被排除在商标侵权的范围之外，就没有必要再引用宪法上的言论自由作为抗辩，《欧共体商标指令》第5条第5款没有将“在商业上使用”作为商标侵权的条件，是一个天大的错误。[10]美国学者Dogan和Lemley认为，认定行为人构成商标淡化侵权，应以判定行为人的行为构成商标性使用为前提，商标性使用应作为认定商标淡化侵权的前提要素，只有判定被告的行为构成商标性使用后，才能进一步探讨商标淡化侵权的构成，如果被告的行为不满足商标性使用的前提，则可以直接认定被告的行为不构成商标侵权。[11]而澳大利亚学者Dinwoodie和Janis明确反对认定商标侵权要以成立商标性使用作为前提条件，他们认为，商标性使用只对获得商标权利起作用，但对判定被告是否构成商标侵权没有作用，被告的行为构成商标性使用，其实就是混淆可能性成立的另一种表达方式，因此，他们反对将商标性使用作为判定商标侵权的成立条件。[12]
 
　　在西方国家的商标法实践中，早期有些案例没有考虑被告的行为是否构成商标性使用，并最终认定被告的行为是商标侵权行为。比如，在英国法院审理的Arsenalv.Reed案中，阿森纳（Arsenal）足球俱乐部在运动服和运动鞋等商品上注册了“Arsenal”、“ArsenalGunners”商标，被告Reed公司在阿森纳足球俱乐部体育场的周边销售带有“Arsenal”标识的足球纪念品，阿森纳公司以Reed公司侵犯了其商标权为由，将Reed公司起诉至英国法院。英国高等法院的法官认为，被告使用“Arsenal”标识是为了表达“支持、忠诚和依附”的意思，而不是为了识别区分商品的来源，这不属于商标性使用，故被告的行为不构成商标侵权。为慎重起见，英国法院将该案提交欧洲法院。欧洲法院认为，在该案之前，认定商标侵权是否要以成立商标性使用为前提，尚无定论；划分商标性使用行为与非商标性使用行为对处理该案意义不大，商标权作为一种财产权，使得商标权人有权禁止损害其商标功能的使用行为。[13]
 
　　但西方国家的商标法判例中，许多案例明确，如果被告的行为不构成商标性使用，则不应被看做是商标侵权行为。比如，以德国OPEL商标侵权纠纷案为例，德国AdamOpel公司（欧宝公司）是生产OPEL汽车的公司，1990年，欧宝公司在玩具上注册了OPEL商标；2004年，欧宝公司发现Autec公司生产销售一款以1:24比例缩小的OpelsV8遥控模型小汽车，而且模型车像原型车一样在散热格上有OPEL标志，Autec公司同时在该模型车上还标注了自己公司的“Cartronic”商标；欧宝公司认为，Autec公司在其模型车上标注OPEL标识的行为，会导致消费者误以为带有OPEL商标的模型车，是欧宝公司授权许可下生产的模型车，侵犯了其注册商标专用权。针对该案，欧共体法院的法官认为，完全按照汽车实物制造模型小汽车在德国已有上百年历史，对玩具产品具有一般认知度的消费者来说，他们已经习惯模仿实物车制造模型车的事实，欧宝公司一直到1990年才在玩具类商品上注册OPEL商标，故对于消费者来说，其不太可能将实物车生产企业与模型车上该企业的OPEL商标联系起来，相反，消费者有可能认为，Autec公司销售的模型车产品上的OPEL标识，只是为了用来说明其模仿OPEL汽车制造模型小汽车的事实，而不大可能会认为这是欧宝公司或是其授权企业制造的模型车。鉴于此，Autec公司在模型汽车上对OPEL标志的使用，并不影响OPEL作为注册商标的本质功能，其行为不应被认定为商标侵权行为。从该论述中不难发现，欧共体法院的法官认为，Autec公司对OPEL标志的使用，不构成商标性使用，因此，其行为不构成商标侵权。
 
　　欧洲法院在随后的判例中，明确要求判定被告的行为构成商标侵权，应以认定被告的行为成立商标性使用为前提，并将商号等纳入商标性使用的范畴，相当于商标性使用。比如，欧洲法院在Celinev.Nancy案中指出，“欧盟指令第5条的用意很清楚，该条第1、2项规定的在商品或服务上使用的标识，是为了区分所涉商品或服务而进行的使用，而第5条第5项针对的是区分商品或服务以外的目的而进行的使用（CaseC-63/97BMM[1999]ECRI-905.paragraph38）”。[15]
 
　　（二）国内学者及司法界的态度
　　我国知识产权法学者对该问题亦存在争论。有学者认为，对于维护商标权的商标性使用，为了避免没有进行任何形式使用的注册商标给他人商标选择的自由造成过大妨碍，当然应该对该使用进行严格解释，即要求其使用必须是发挥识别功能的使用，而对于侵权中的使用范围应不限于商标性使用。在商标侵权的判断中，被侵害的商标往往是已经使用并积累了商标权人市场信用的商标，为切实保护商标权人已经积聚的市场信用，此时，对使用应进行扩大解释，即其使用不限于发挥识别功能的使用。[16]而多数学者认为，商标权是对于商标及其所代表的商誉所享有的权利，商标所承载的商誉，系通过商标的使用而获得，一件已经注册但从来没有使用过的商标，很难称为财产权意义上的商标权，商标权的保护范围以及商标侵权的认定标准，都是由商标所承载的商誉决定的，市场上的经营者使用与他人商相同或者近似的文字或图形，只要没有构成商标意义上的使用，没有盗用该商标所体现的商誉，或者没有造成消费者混淆的可能性，就不会侵犯他人的商标权。[17]
 
　　从我国各地法院的判决来看，许多判例明确“非商标性使用不构成商标侵权”。比如，上海法院审理的Lv商标侵权纠纷案中，被告某房地产开发公司在上海某繁华路段为其开发的商业楼盘做广告，广告画面显示，中间为一半蹲着的女模特，手中拎一Lv商标的包，左右两侧为楼盘的宣传广告语，并标注了楼盘的开发商与联系电话等信息。法国路易威登公司（Lv商标权人）认为，该楼盘的广告主和广告商未经许可，擅自在房地产销售广告中使用Lv商标的包，会使消费者误以为这是Lv品牌的广告，或者误以为路易威登公司投资了该楼盘，因此侵犯了其Lv注册商标专用权。上海法院认为，被告在楼盘广告中使用Lv商标的包，不属于商标性使用，广告中的Lv图案不会使消费者产生混淆，换句话说，消费者不会将整个广告中半蹲女模特手中拎一Lv商标的包，认为这是对Lv商标的商标性使用，所以被告人的行为不构成商标侵权。[18]
 
　　再比如，深圳市福田区法院审理的天佑商标侵权纠纷案中，[19]原告王某于2010年2月在商标局申请注册了“天佑”文字商标，核定使用的服务类别为事故保险、人寿保险等。原告注册后未使用该商标。2010年11月，被告平安保险公司推销天佑A、B、E系列险种，被告发行的天佑保险卡右上角标注了“天佑”字样，左上角标注了被告自己的注册商标“中国平安PINGAN”字样，保险卡背面有天佑险种的说明文字。原告认为被告侵害了其“天佑”商标权，要求被告停止侵权并赔偿经济损失。深圳市福田区法院认为，“天佑”一词具有上天保佑的意思，被告基于该含义而对其提供的保险服务的类型和功能进行说明，这不属于商标性使用，故被告的行为没有侵害原告的商标权，判决驳回原告的诉讼请求。
 
　　应当说，我国商标法理论和实务界对“商标性使用”在判定商标侵权中的作用，有一个逐步认识的过程。早期的商标法理论与实践并未意识到或研究过“商标性使用”问题，以至于忽略了该要件在判定商标侵权中的先决性考虑因素。例如，我国法院从上世纪末开始审理的涉外定牌加工案，深圳中院认为，被告在同类商品上使用与原告注册商标相同的NIKE注册商标标识，侵犯了原告的注册商标专用权，判令被告承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。[20]而随着近年来商标法理论与实务研究和思考的深入，大家基本达成共识，商标权具有地域性，涉外定牌加工案中，被告将委托加工的商品全部用于出口，并未投入到中国大陆市场销售，对中国的消费者来说，其根本无法在市场上见到该商品，故被告的行为不属于商标性使用行为，在该前提下，更不会导致消费者对商品来源产生混淆的后果，因此，不应判定被告的涉外定牌加工行为侵害了原告的商标权。[21]近年来，我国法院判决的许多经典案例均认定，不具有识别商品来源之意义使用他人注册商标的文字或图案等行为，不构成商标侵权。[22]
 
　　通过对中外商标侵权中的“商标性使用”的理论与实践进行深入分析，本文认为，“商标性使用”与“混淆可能性”是判定商标侵权的两个独立条件，且存在着先后判断顺序，某行为不符合其中任何一个条件，就不可能构成商标侵权。
 
  　四、判定商标侵权应以成立“商标性使用”为前提
 
　　商标的生命在于使用，通过使用，商标识别商品或服务来源的基本功能才能实现，使用在商标法中具有核心地位。商标权人通过注册取得商标权后，其必须要积极使用注册商标，才能够维持该商标权利，否则，三年不使用该商标，将可能面临被撤销商标权的风险。同时，商标权人持续使用其注册商标，就能够不断增强该商标的显著性和知名度，从而扩大该商标权的保护范围和力度。对于未注册商标而言，行为人通过大量使用未注册商标，可能会使该未注册商标成为驰名商标，从而获得如同注册商标一样的保护效果。
 
　　同样，商标权人如认为他人的行为侵犯了其商标权，其必须证明他人的行为属于商标性使用行为，即他人对于商标权人的商标标识的使用“应能够起到区分商品或服务来源的作用”，[23]只有符合该前提条件的行为，才有可能侵害商标权人的注册商标权；相反，如果他人对商业标识的使用行为不会起到区分商品或服务来源的作用，即便他人确实将商标文字或图案使用于相同或类似商品或服务上，亦不属于商标禁用权控制的范围。
 
　　在具体的商标侵权案件中，原告欲追究被告的法律责任，其应首先举证证明被告的被控侵权行为属于商标性使用行为，如果被告的行为不构成商标性使用行为，则可直接判定被告的行为不构成商标侵权；如果原告能够举证证明被告的行为构成商标性使用行为，要认定被告的行为侵害了原告的商标权，则原告还应进一步举证证明被告的该行为导致了商标法上混淆的后果，这时，才能认定被告的行为构成商标侵权。至于据此判定被告所应承担的法律责任，比如应承担民事责任还是刑事责任，还应结合案件的具体证据，进一步判断被告侵权所造成后果的严重性或情节，以考量被告所应承担法律责任的性质以及责任的大小。
 
    　就本文所举案例而言，苹果公司注册的图形商标“”不是立体商标（“ ”因不具备立体商标的显著性，也不可能被注册为立体商标），被告人马某在其生产的智能手机上并未使用图形“”。被告人马某在其生产的智能手机上使用图形“”、“”、“”、“”、“”，尽管与苹果公司涉案注册商标的图形相同，但其目的是指示消费者操作该智能手机，以实现手机的设计功能，而不是以商业标识的方式，从识别商品来源的意义上使用这些图形。而广大消费者看到智能手机的这些图形，一般都不会将它们作为表明商品或服务来源的商业标识看待，而只是认为它们是操作智能手机的功能按钮，故被告人马某的被控侵权行为，不构成商标意义上的使用行为，该行为不应被认定为商标侵权行为，更不应被判定构成刑法上的假冒注册商标罪。
 
 　　基于上述理由，深圳市宝安区法院认定，“被告人马某制造的智能手机，未在任何部位使用标识，而智能手机上的、、、、设计或图案，是作为指示用户操作智能手机的功能按钮使用，这不属于商标性使用，故被告人马某未侵犯苹果公司的涉案商标权，其行为不构成假冒注册商标罪”。判定商标侵权应以成立商标性使用为前提，该案的判决注意到了商标性使用在判定商标侵权中的先决要件，这无疑是妥当的。
 
【注释】：
[1] 具体案情详见广东省深圳市宝安区人民法院（2013）深宝法知刑初字第23号刑事判决书。
[2] 王迁：《知识产权法教程》，中国人民大学出版社2011年第3版，第347～349页。商标的基本功能有三个，即识别功能、质量保障功能和广告宣传功能。
[3] 曾陈明汝：《商标法原理》，中国人民大学出版社2003年第1版，第136页。
[4] 《商标法实施条例》第3条规定，“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中”。
[5] 王莲峰：《论商标的使用及其认定——基于商标法第三次修改》，载《公民与法》2011年第3期，第2～3页。
[6] 郑其斌：《论商标权的本质》，人民法院出版社2009年第1版，第125～126页。
[7] 参见孔祥俊：《商标的标识性与商标权保护的关系》，载《人民司法》（应用版）2009年第15期。
[8] 参见范丹杰：《商标性使用在商标侵权中的地位》，载《法制与社会》2010年11月下期。
[9] 黄晖：《商标法》，法律出版社2004年第1版，第164页。
[10] Alexander Tsoutsanis :“The Biggest Mistake of European Trade Mark Directive and Why the Benelux is Wrong again-between the European Constitution and European Conscience”, E.I.P.R.2006,28(2),80,(2006). 转引自邓宏光：《商标法的理论基础——以商标显著性为中心》，法律出版社2008年第1版，第206～207页。
[11] See Dogan and Lemley ,“The Trademark Use Requirement in Dilution Cases”(2008) 24 Santa Clara Computer & High Technology Law Journal 541.转引自李楠：《商标侵权中的商标性使用问题研究》，华东政法大学2011年硕士论文，第6页，来源于中国知网。
[12] See Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis “Cofusion Over Use: Contextualism in Trademark Law”, University of Lowa Legal Studies Research Paper Number 7-24. 转引自李楠：《商标侵权中的商标性使用问题研究》，华东政法大学2011年硕士论文，第6页，来源于中国知网。
[13] Arsenal Football Club plc v. Mattbew Reed, Case C-206/01, 2003, ETMR 227.转引自单晓光、江清云主编：《欧洲知识产权经典案例》，知识产权出版社2011年第1版，第35～38页。
[14] See Adam Opel AG v. Autec AG., Opinion of Mr Advocate General Ruiz-Jarabo ColomerCase C-48/05, para. 23,24. 转引自王迁：《知识产权法教程》，中国人民大学出版社2007年第1版，第505～506页。
[15] Judgment of the Court ,First Chamber ,11 September 2007.转引自孔祥俊著：《商标与不正当竞争法原理和判例》，法律出版社2009年第1版，第180页。
[16] 参见李扬：《注册商标不使用撤销制度中的“商标使用”界定》，载《法学》2009年第10期。
[17] 我国许多知识产权学者持该观点。参见李明德在文学博士所著《商标使用与商标保护研究》一书序言所持的观点；黄晖：《驰名商标和著名商标的法律保护》，法律出版社2001年第1版，第197页，该书作者认为，非商标性使用原则上不得被视为商标侵权和淡化，但商标性使用的定义有越来越宽的趋势；王迁：《知识产权法教程》，中国人民大学出版社2011年第3版，第404～405页;邓宏光：《商标法的理论基础——以商标显著性为中心》，法律出版社2008年第1版，第206～208页。
[18] 具体案情详见上海市第二中级人民法院（2004）沪二中民五（知）初字第242号民事判决书。
[19] 具体案情详见广东省深圳市福田区人民法院（2011）深福法知民初字第357号民事判决书。
[20] 具体案情详见广东省深圳市中级人民法院（2001）深中法知产初字第55号民事判决书。
[21] 对于涉外定牌加工理论界的观点可参见王迁：《知识产权法教程》，中国人民大学出版社2011年第3版，第434～435页； 邓宏光：《商标法的理论基础——以商标显著性为中心》，法律出版社2008年第1版，第206～208页。实务界的观点可参见上海市第一中级人民法院（2008）沪一中民五（知）初字第317号民事判决书；广东省高级人民法院（2011）粤高法民三终字第467号民事判决书。
[22] 比如北京法院判决的辉瑞公司“伟哥”菱形立体商标案，具体案情详见北京市高级人民法院（2007）高民终字第1686号民事判决书。
[23] 《最高人民法院知识产权案件年度报告（2009）》，载奚晓明主编、孔祥俊副主编：《最高人民法院知识产权审判案例指导》（第二辑），中国法制出版社2010年版，第34页。具体案件参见最高人民法院（2009）民申字第268号民事裁定书。
 
文章来源：《知识产权》2014年第1期
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