摘要：定牌加工企业自改革开放以来蓬勃发展，为我国出口创汇、解决就业起到了不可估量的作用。但定牌加工中对商标的使用是否构成侵权引发了业界广泛争议。我国司法和执法机关经历了由完全认定侵权、到根据个案情况进行认定、再到倾向于认定不侵权的过程。此过程中主要涉及商标的使用概念和混淆原则在定牌加工中的理解和适用问题。对上述问题进行探索和研究，厘清现行法律规范及其适用中的偏颇，提出建议，以期日后实践中更为合理地认定定牌加工中的侵权问题。
引言
定牌加工又称贴牌制造或委托加工,即OEM（Original Equipment Manufacture）,是指加工方根据合同约定,为定做方加工使用特定商标或品牌的商品并将该商品交付给定做方，后者依照合同支付加工费的经营模式。在我国，定牌加工企业自改革开放以来蓬勃发展，为我国出口创汇、解决就业起到了不可估量的作用。但在另一方面，由定牌加工引发的商标法律问题也一直是理论界与实务界备受争议的问题。2012 年6 月29 日，最高人民法院对日本株式会社良品计画（下称“良品计画”）诉国家工商行政管理局商标评审委员会（下称“商评委”）一案所做出的再审判决，更是把对这一问题的争议推到风口浪尖。在该判决中最高人民法院（下称“最高院”）明确认定“商标的基本功能在于商标的识别性，即区别不同商品或者服务的来源，因此商标只有在商品流通环节才能发挥其功能。二审法院认为良品计画委托中国大陆境内厂家的生产加工供出口的行为不属于《商标法》第三十一条规定的‘已经使用并有一定影响的商标’符合立法原意”。笔者试图通过对于国内外法律以及法院判决的认识厘清问题的本质矛盾，并提出对此问题的理解和建议。
一、定牌加工中的商标使用行为模式及侵权问题
定牌加工经营中有三种主要的模式。第一种是国内生产加工企业在定牌加工合同规定的数量、范围之外，自行生产加工带有国外企业注册商标的商品。此种模式下，认定有关定牌加工中的商标使用构成侵权是没有争议的。第二种是国外企业仅在其本国享有合法的注册商标专用权（其并未在中国进行该商标的注册）而委托国内生产加工企业定牌加工。国内企业和个人在中国拥有相同、近似商标注册商标专用权，使用该商标并专用于出口。在此种模式下，相关定牌加工中的商标使用行为是否构成侵权有争议。第三种是国外企业在其他法域没有合法的注册商标专用权，但其他人在该法域内也没有注册情况下，委托国内生产加工企业定牌加工产品并专用于出口，是否侵犯国内商标注册人的注册商标专用权也是有争议的。本文主要论述在第二和第三种模式下，定牌加工对于商标的使用是否构成中国商标法所规定的商标使用行为而构成侵权。
二、我国法院对于定牌加工商标侵权问题的裁判及认识
与行政执法机关相比，我国法院对于定牌加工中侵权行为的认定逐步呈现从统一走向灵活的趋势，从时间和地域上体现了逐步转变的过程。
（一）法院司法意见的精神
北京市高级人民法院曾经于2004 年2 月18 日出台《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（京高法发【2004】48 号），第13 条明确规定，定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托，并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权。而2006年2月13日出台的《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》则对此问题提出了不同的理解。该解答认为，承揽加工带有他人注册商标的商品的，承揽人应当对定作人是否享有注册商标专用权进行审查。未尽到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商品的，承揽人与定作人构成共同侵权，应当与定作人共同承担损害赔偿等责任。承揽人不知道是侵犯注册商标专用权的商品，并能够提供定作人及其商标权利证明的，不承担损害赔偿责任。2006 年的解答从上述司法机关的解答经历的变化也反映了司法机关在此问题上长期存在的争议。最高人民法院在2009 年出台的《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（《大局意见》）则提出“妥善处理当前外贸‘贴牌加工’中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。”从上述规定的内容可以看出，有关司法意见或者解答都一致认为，加工方应当承担必要的审查注意义务，并根据该义务履行的情况判定侵权责任。上述所有现在依然生效的司法解答或者司法意见都未对加工行为是否侵权做出明确且有效的判断。从《大局意见》中若侵权行为成立则加工方的法律责任要根据其注意义务完成情况判断的表述看，相关意见没有否定贴牌加工构成侵权的可能性。这也印证了以司法意见或者解释突破法律规定的逻辑矛盾和理论困境。
（二）司法审判以及对问题理解的变化和稳定
1. 认定定牌加工构成侵权的案例和主要依据
从既往的法院判决看，早期的司法裁判认定定牌加工行为认定侵权的情况较多。其中比较重要的判决有，美国耐克公司诉西班牙赛得体育公司、浙江嘉兴市银兴制衣厂、浙江省畜产进出口公司商标权侵权案、广州泓信诉广州海关行政诉讼案等。
在上述有关判决中，以广东省为代表的地方法院认为定牌加工行为构成侵权，其主要理由为（1）知识产权具有地域性，定做人在海外拥有的商标权不能对承揽人在中国境内的知识产权侵权行为构成抗辩；（2）《商标法》第五十二条规定在相同商品上使用相同商标的侵权行为中，是否造成消费者混淆并非侵权行为构成要件之一。
2. 认定定牌加工不构成侵权的主要依据
与此同时，也存在各种持相反立场的判决和意见。其主要理由是（1）涉外定牌加工的商品不在我国境内销售，不存在使相关公众对商品来源产生混淆、误认的可能；（2）定牌加工行为不会对商标权利人在国内的产品市场带来任何实质性的损害，也不会对其享有的商标权利造成损害；（3）定牌加工的实质为《合同法》中所指的加工承揽的合同关系，因此，承揽人的定牌加工商品上定贴商标的行为不应认定为商标法意义上的使用行为。持此种观点的代表性判决包括，上海市第一中级人民法院和上海市高级人民法院审理的JOLIDA 商标侵权案（（2008）沪一中民五（知）初字第317号、（2009）沪高民三（知）终字第65号判决书）。法院认为：涉外定牌加工出口的产品全部销往美国市场，由于涉案产品全部出口，未在中国市场实际销售，中国国内的消费者不存在对该商品的来源发生混淆和误认的可能。在新加坡鳄鱼、无锡艾弗国际贸易有限公司确认不侵权诉讼当中，法院认为无锡公司的行为属于接受境外公司委托而进行的涉外定牌加工行为使用涉案商标具有合法授权，原告并无侵权的主观故意和过错。产品基于境外相关权利人的明确委托加工涉案产品后全部发往韩国，产品不在中国境内销售。涉案商标仅在中国境外产生商品来源的识别作用，不可能造成国内相关公众的混淆、误认，因此不会对被告在国内的商标权造成损害。
3. 第三种意见：根据个案情况进行判断
浙江省法院系统的对于定牌加工问题在相同侵权以及近似侵权中采取了不同的判断，在不同的案件中存在判断不一致的地方。宁波市中级法院和浙江省高级法院在宁波保税区瑞宝国际贸易有限公司诉慈溪市永胜轴承有限公司侵犯商标专用权纠纷案认为：商标地域性是商标权的基本特征之一，认定是否构成商标侵权，并非以造成混淆或误认为构成要件，而是以是否在相同或类似商品上使用了与注册商标相同或近似的商标；是否造成混淆或误认，仅是判断商标是否近似的要件，而非判断是否构成商标侵权的直接要件。被告未经原告许可，使用与原告注册商标相同的“RBI”商标，构成对注册商标专用权的侵害义乌市法院在义乌市聚宝日化有限公司诉义乌市工商行政管理局行政诉讼案认为，制造标注“DeLaRitz”商标的产品销往美国的行为，仅限于生产领域，并未进入国内市场，不会造成相关公众的混淆和误认，生产该产品本身不构成对中国“RITZ”注册商标权人的商标侵权，被告对原告生产标注“DeLaRitz”商标的产品构成商标侵权的决定，属适用法律、法规错误，判决撤销被告的行政处罚决定。
浙江省高级法院组成课题组在其2008 年的研究报告中认为，涉外贴牌生产只要在相同商品或服务上使用相同标记的，就应直接推定混淆成立，从而认定定作人和加工人构成侵权；在涉外贴牌行为中，如贴牌产品与国内商标权人核准使用的商品或服务不相同，或者贴牌产品与国内商标权人的注册商标不相同，因涉外贴牌产品均出口，不在国内销售，国内的消费者不会发生混淆的可能，应认定为不属于类似商品、类似服务、或商品与服务类似或不构成商标近似，从而不构成商标侵权。浙江省高级法院知识产权庭高毅龙审判长在2009 年的会议上又重申了该观点[1]。
在福建高院判决的“NEW BOSS COLLECTION”商标侵权案中（（2007）闽民终字第459 号）法院认为，原告雨果博斯公司在诉讼中不能举证其讼争商标在意大利已申请注册或者在先使用，故该服装进出口公司在意大利有权使用讼争的“NEW BOSS COLLECTION”未注册商标。喜乐公司生产的西服全部出口到意大利，从未在中国境内销售，中国的相关公众在国内不可能也没有机会接触到标有讼争“NEW BOSS COLLECTION”商标的西服，不可能造成相关公众的混淆、误认，不构成侵犯注册商标专用权的前提。被告喜乐制衣公司是受境外未注册商标权人的委托定牌加工讼争西服，由于该西服从未在国内进行销售，因此，该定牌加工行为不会对上诉人及“BOSS”商标权利人在国内的产品市场带来任何实质性的损害，同理也不会对上诉人在国内享有的商标权利造成损害。被上诉人喜乐制衣公司受意大利公司委托定牌加工，其仅为该公司定牌加工西服而不享有对定牌加工西服的商标使用权和销售权；其与委托方意大利公司的关系实质为《合同法》中所指的加工承揽的合同关系，因此，被上诉人在其承揽的定牌加工西服上定贴 “NEW BOSS COLLECTION”商标的行为不应认定为商标法意义上的商标实际使用行为；而讼争商标的实际使用人应为定作人意大利公司，据此，不论使用讼争商标的行为是否构成侵权，其法律责任均应由定作人意大利公司承担。从以上介绍可以看出，在本世纪最初的十年中，我国不同地域的法院，乃至同一地域的法院对于这个问题都存在不同的认识。总体来说，以广东省为代表的司法系统对于定牌加工构成侵权持肯定态度，而这种认识亦为当时的最高人民法院所接受。与此相对，上海、北京等地的法院则持相反态度。而浙江等地法院则对于相同商标以及近似商标的情况作了区分处理，也存在同案不同判的情况。
三、分析、理解与引申
然而，在最近一个阶段的法院知识产权判决以及海关行政执法行为当中，这种认识正在发生变化，法院和行政执法机关的侵权判定正在由一律认定侵权向根据实际情况个案判定转变。本文从以下几个方面对此问题做进一步的分析和引申。
总结上述，对定牌加工侵权问题的认识，可以发现认定定牌加工是否构成侵权的争议焦点主要在于两个方面。第一，定牌加工中的商标使用行为是否构成我国商标法意义上的“商标使用行为”。第二，定牌加工中的商标使用行为是否可能构成我国商标法规定的“商标侵权行为”。
（一）我国商标法律中对于“商标使用行为”的规定、理解的分歧和辨析
1. 从文义解释的角度看《商标法》中商标使用行为是否必须属于“流通中的使用”
根据我国《商标法》的现有条文及体例，如果判断定牌加工中的商标使用行为是否构成商标侵权，首先需要界定何为“商标使用”行为。中国商标法中涉及“商标使用”到这一概念的条文主要包括《商标法》第五十二条、第三十一条、第四十四条以及《商标法实施条例》（下称“实施条例”）第三条之规定。《实施条例》第三条规定，商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。由于《实施条例》采取了定义性的法律规范而且其特别明确了定义适用的范围包含《商标法》以及《实施条例》，其理应成为“商标使用”含义的直接解释。该规定给人以似乎商标标识与商品或服务发生了结合，就构成了商标使用，而不问其是否起到了商标法意义上之产源标识作用的错觉。部分专家认为，上述实施条例的规定中从“以及其他商业活动”这一表述来看，条文前半部分涉及的“商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览”指代的应当是商业活动的一种。我们认为，从条文本身的逻辑结构看，鉴于有关条文对于“包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中”的表述方式，语句的前半段与后半段“或者”这一并列连词隔开，其前后明显属于并列式语句，对于前半段“商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上”其并不能直接得出必须用于商业活动结论。根据以上论述，从中国商标法的文义解释中较难得出商标法意义上的使用行为应当限定于流通领域这一结论。
2. 加工是商标使用的具体方式
中国《商标法》第四条明确规定，自然人、法人或者其他组织对其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品，需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商品商标注册。可见，加工行为本身属于商品商标申请及使用的范围。即对于商品的加工就属于商品商标使用的具体方式。那么，定牌加工作为一种具体的加工形式仍然应当属于商标注册和使用的一种具体方式。
3.TRIPs 相关条款的理解
但如前所述，中国法院在司法实践中的主流认识则认为有关使用行为应当局限于流通领域使用行为。理由之一是TRIPs 第十六条规定，注册商标所有人享有专用权，以阻止所有第三方未经该所有权人同意在贸易过程中对与已注册商标的货物或者服务的相同或类似服务使用相同或者类似标记，如此类使用会导致混淆的可能性。另一个以作为依据的规定是《商标法》第五十条，其规定有下列行为之一的，属于《商标法》第五十二条第（五）项所称侵犯注册商标专用权的行为：（一）在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的。从该规定条文来看，与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用的行为作为第五十二条之（五）所规定的侵权行为的一种予以规制的内容本身也说明，《商标法》五十二条所规定的侵权行为应当是指有关标识是作为产源标识进行使用的情形。最高人民法院知识产权庭庭长孔祥俊法官也认为，我国《商标法》第五十二条第（一）项虽未限定使用的范围，但 根据《商标法实施条例》第二条的规定，可以将其理解为商业活动的使用[2]。
法院的主流观点认为，如果商业标识没有进入流通，其就不能够被普通消费者所了解和认识，只有在消费者已经形成了认识的情况下，商标才能够发挥区分商品或者服务来源的作用。商标使用问题是实践中造成理解分歧的主要原因之一，是当有关规定适用在商标侵权与混淆构成的关系，相同商标与近似商标的构成对侵权问题认定的影响等具体问题上，这种理解分歧被进一步放大。我们认为，中国法院的上述解释似有将有关法律规定做缺乏理由的限缩解释之嫌。实施条例作为商标法的下位法解释上位法不应超越法律条文本身的含义，除非上位法律本身的意思不清。而不能以司法解释或者法院判决来解释一个含义本来清楚的条文。但是，从实践角度，我们可以理解法院审判当中为案件的需要，不得不做出某些形式上越权的解释的情况。事实上，囿于立法阶段对于法律经验和把握的有限和司法中纷繁复杂的实践需要，类似行为在我国司法实践中并不鲜见。特别是在知识产权的法律实施中，以司法解释或者法院判决的突破反过来推动立法工作的现象也一直存在，而且有时候也是必要的。
4. 寻求通过立法的最终解决
上述分析说明造成对此问题认识混乱在一定程度上源于法律规定本身存在不明确或者对于商标使用行为本质的把握有值得商榷之处，或者立法者在当时的条件下无法对定牌加工等问题做出充分的考虑。
令人欣慰的是，在2012年商标法的修正案当中，我们发现草案第四十七条规定，“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”。可见立法者也认识到了上述问题。这一修改将“产源标识之用途”作为商标使用行为的构成要件，对于鉴别商标使用行为和界定其范围具有重要意义。根据以上讨论可以看出，我国商标法本身对于商标使用行为相关规定在一定程度上的不明确导致实践中我国行政执法和司法部门对于有关问题的认识也存在一定的分歧。而我国司法部门对该问题的认识也逐渐显露出一定的倾向性。这种倾向性可能通过修法等方式进一步明确。
（二）认为定牌加工不构成侵权的主要依据及辩驳
1. 加工承揽合同与商标使用行为的关系
认定定牌加工不构成商标侵权行为的一个理由是认为定牌加工属于中国《合同法》所规定的加工承揽行为，即加工方为定做方承担加工货物并收取报酬（加工费），本质上属于一种劳务提供和输出，不属于商标法意义上的使用行为。另外，办理出口手续的行为也不会使定牌加工的产品在市场上销售而进入流通领域，因而不构成商标使用。也有学者援引《联合国货物买卖合同公约》（下称《公约》）的规定，即认为出口商品是否侵权，应当以进口国或者商品销售地国的法律为判断标准, 而不应当以中国( 出口国) 的法律为判断标准。也就是说, 侵权行为的判定应以出口的货物是否侵犯了进口国受保护的知识产权为准。就交付货物这一行为而言，买卖合同与定牌加工合同并没有什么不同，因此可以参照适用《公约》规定[3]。
本文认为，此种认识难以成立，主要理由如下：
（1）根据侵权法原理及《合同法》的规定，因加工承揽产品侵犯他人知识产权所形成的是侵权责任，加工方及承揽方的约定不能成为侵权责任的免责事由。加工承揽是一种《合同法》所规定的有名合同，其效力应当遵循合同相对性原则，即加工承揽合同中所有的权利义务约定仅仅约束合同双方，违反合同会产生违约责任。而因加工承揽合同的履行而侵犯第三人知识产权的行为属于侵权行为，产生的是侵权责任。此时，合同约定的任何内容都不能成为合同当事人对侵权责任的抗辩事由（与此类似的还有买卖合同中的权利瑕疵担保责任）。任何因合同履行而侵犯第三人知识产权或其他合法权利的行为，都应当按照《侵权责任法》第八条、第九条之规定，由合同当事人双方承担连带责任[4]。当然，承担侵权责任的一方，在对外侵权责任承担完毕之后，仍然可以按照合同规定，追究违约方（如加工承揽合同的定做人或者买卖合同的出卖人）的违约责任。
（2）根据例外法定的原则，对于侵权责任的免除需有明文规定。如《侵权责任法》规定了教唆、帮助无民事行为能力人、限制行为能力人实施侵权行为的，应当承担侵权责任；监护人未尽到监护义务的承担相应责任。此规定属于共同侵权的例外，即民事行为能力人、限制行为能力人本人由于不具有识别能力不能承担责任。监护人由于监护能力有限，仅在其监护义务范围内承担相应责任。
如果认定加工承揽合同中承揽方由于其认识能力有限不能承担法律责任，则需要有法律对此做出特别规定。况且，定牌加工的承揽人作为生产企业，一般是我国法律上的企业法人，不但是具有完全民事行为能力的主体，应当对其行为承担法律责任，而且由于其生产型企业的特点，一般而言，非对于相关产品、技术乃至品牌等具有相当理解能力者不能完成被委托之生产加工任务。据此，由于认识能力问题而免除或者减轻其责任的理由较难成立。
3. 定牌加工承揽人从事的是直接侵权行为不应以审查义务是否完成作为侵权责任构成要件。
以“审查义务”或者“注意义务”是否完成作为免责的要件，应当针对间接侵权行为而非直接侵权行为。众所周知，根据侵权人参与侵权行为的形式、程度的不同，可以分为直接侵权人和间接侵权人。直接从事侵权行为，侵害被侵权人民事权益的人是直接侵权人，应当承担侵权责任。除了直接侵权人之外，虽未直接从事侵权行为，但因为其与直接侵权人之间的特殊关系或开启了一个危险源，负有监督、管理直接侵权人、防免损害发生的义务的人是间接侵权人。当间接侵权人未尽该义务，致使损害发生时，便是实施了间接的侵权行为。法律基于保护被侵权人的考虑，也令这些间接侵权人承担与其义务范围相当的侵权责任[4]。 比如《商标法实施条例》规定的便利条件提供者责任，《著作权法》中规定的出版者责任等 。此外，《侵权责任法》规定的网络服务提供者责任也属于此类主体。
法律对知识产权侵权行为中直接侵权人与间接侵权人的法律责任的规定有所不同。首先，直接侵权人的法律责任一般按照无过错责任原则，而对间接侵权人按照过错责任原则（包括过错推定）归责。这也是《商标法》、《专利法》及《著作权法》规定对侵权产品（复制品）的销售商（以及出版者、制作者、出租者）赔偿责任合理来源抗辩的依据。其次，间接侵权人的免责范围仅仅限于损害赔偿等债权请求权，而停止侵权等物权请求权的责任则应当承担。
根据以上分析并结合定牌加工实际情况可以看出，将审查义务是否完成作为承揽人法律责任的条件是值得商榷的。
4. 定牌加工比照国际货物买卖认定侵权与否缺乏依据
有专家认为，在国际货物买卖方面《联合国国际货物买卖公约》对知识产权在权利瑕疵担保方面规定，卖方所交付的货物，必须是第三方不能根据工业产权或其它知识产权主张任何权利或要求的货物，但以卖方在订立合同时已知道或不可能不知道的权利或要求为限，而且这种权利或要求根据以下国家的法律规定是以工业产权或其它知识产权为基础的：(a) 如果双方当事人在订立合同时预期货物将在某一国境内转售或做其它使用，则根据货物将在其境内转售或做其它使用的国家的法律; 或者(b) 在任何其它情况下，根据买方营业地所在国家的法律。
值得注意的是，为平衡货物销售合同中买方和卖方的权利义务，该公约第四十二条第二款还规定：卖方在上一款中的义务不适用于以下情况：(a) 买方在订立合同时已知道或不可能不知道此项权利或要求; 或者(b)此项权利或要求的发生，是由于卖方要遵照买方所提供的技术图样、图案、程式或其它规格。
本文认为，这种类比适用也难以成立。首先，《联合国国际货物买卖公约》第四条明文规定，本公约只适用于销售合同的订立和卖方和买方因此种合同而产生的权利和义务。也就是说《公约》适用的范围是国际货物买卖合同，是针对合同当事人，以当事人双方权利义务为内容的“国际合同法”。这与TRIPs 等规定侵权行为的国际侵权法有着本质的区别。《公约》第五条进一步规定，本公约不适用卖方对于货物对任何人所造成的死亡或伤害的责任。可见，公约明确排除了针对第三方权利人的侵权责任，特别是侵犯人身权法律责任的适用。
其次，顾名思义《联合国国际货物买卖公约》针对的是商品的国际买卖而非生产加工。一方面，一个商品的销售者（出卖人）与制造者（加工承揽人）在知识产权侵权行为中的作用、地位有本质区别，其侵权责任理应有所不同。如前所述，一般认为制造者是侵权行为的始作俑者，对侵权行为承担无过错责任，责任范围包括停止侵权等物权请求权的内容以及赔偿损失等债权请求权的内容。而销售者的作用是将侵权行为的范围扩大，其责任范围包括停止侵权，而对善意的销售者对赔偿责任可以享有合理来源抗辩。
再次，《公约》第四十二条规定了卖方对于其出售的货物承担权利担保义务。国际贸易法律拟定的背景是大额大宗、多种类、跨国（洲）的贸易，以及转口贸易等。一方面，在如此交易过程复杂、主体繁多、跨一个或者多个法域的国际贸易流程中对出卖人克以过多的权利审查和保证义务不利于国际贸易的发展，这与加工生产行为的固定性、地域性有所不同。另一方面，公约的内容和目的就在于促进国际货物买卖，而有关规范的适用范围仅仅限于国际贸易。与从事生产者及销售者与侵权行为的因果关系和密切程度有着本质不同。
最后，该《公约》的内容是对于国际贸易法律规范的归纳总结，属于习惯法，上述知识产权条款也不属于强制性条款。《公约》第六条就明确规定，双方当事人可以通过合同约定不适用本公约。认为定牌加工属于国际劳务输出或者服务提供缺乏依据。《联合国服务贸易总协定》规定的11 类服务当中不包括加工行为。 过境交付、境外消费等四种类型的服务均要求“不存在物资、人员的直接流动”。因而，定牌加工行为明显不符合上述规定，因而不属于公认的国际服务提供行为的范畴。
（三）小结
本文认为司法实践应当根据加工承揽合同内容及其他相关证据，结合定牌加工的过程和性质，区分定做人和承揽人在具体侵权行为中的作用及其认知能力和认知情况，做出具体判断，而不是把承揽人的责任不加区分的免除。
除非承揽人的认识能力和认识情况存在特别的情形，否则应当按照《侵权责任法》第九条之规定，由定做人和承揽人对侵权行为承担连带责任。如果由于定做人的原因，造成合同的履行侵犯第三方知识产权，或者因侵犯第三方知识产权造成合同无法履行，则违约方应当承担合同责任。
（二）商标侵权与混淆的关系
认为定牌加工不构成商标侵权的另一个主要理由是，定牌加工产品全部出口，未在中国市场实际销售，中国国内的消费者不存在对该商品的来源发生混淆和误认的可能。而此种认定方面的前提条件是认为“混淆”是商标侵权认定的必要条件。本文认为这种理解有失偏颇。
《商标法》五十二条规定，有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：
（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；（二）销售侵犯注册商标专用权的商品的等。上述规定显然没有将混淆误认作为侵权行为的构成要件。虽然，一些专家对于本条有所诟病，认为其没有把握商标侵权行为的本质，有违法律的应有之义。本文认为，中国是成文法国家，法律的理解和适用应当按照法律内容进行。即使法律中确实存在规定不当，也应当通过修法工作对有关内容进行修改，而非忽视或者背离法律进行解释和适用。
《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（下称《商标解释》）第九条第二款规定，易使相关公众对商品来源产生误认属于判定商标近似的标准之一。第一，《商标解释》规定，混淆仅是商标近似的判定要件，而非相同商标的判定要件。第二，在近似商标的侵权判定方面也存在“来源产生误认”或者“有特定的联系”两种情况。而有特定联系即为是消费者误认为两者有关联关系，而不属于产源混淆的范畴。第三，《商标解释》仅将混淆原则作为判定商标近似的要件，而非侵权行为的构成要件。商标侵权判定中，可能存在不构成混淆，但构成侵权的情况。
这种认识并非中国独创。欧共体一号指令的第十条规定的保护商标基本条件中，认为在商标与标记相同及商品或服务相同时，该保护是绝对的。只有在商标与标记相似时，才必须结合混淆的可能性来解释相似的概念。此外，虽然有学者认为TRIPs 第十六条规定的“当对于相同的商品或服务使用相同标记或符号的情况下，应推定存在被混淆的可能性”中对于相同商标依然有混淆原则的影子。但实际上，TRIPs 对于此类相同商标的混淆并没有提供可以推翻的说明 [5]。也就是说，在相同商标的条件下，构成侵权应当是不言而喻的。进一步说，这种不言而喻的结论也是中国行政法乃至刑法对于假冒注册商标行为进行规制的理论基础之一。中国《刑法》第二百一十三条规定，未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，构成该罪。举重以明轻，如果有关行为已经满足刑法构成要件而构成犯罪的条件下，相关生假冒商品的生产行为却因商品没有最终在中国市场销售给中国消费者而不构成民事侵权行为，这样的说法显然无法成立。事实上，大多数刑事案件当中，假冒商品在生产阶段尚未销售就被公安机关查获的情况极为普遍，那么相关商品显然没有被销售到市场而造成混淆。如果此时的生产行为不构成侵权，那么《刑法》二百一十条无异于形同虚设。从《商标法》对驰名商标等特殊商标保护看，混淆不是侵权构成要件。如在驰名商标的保护制度方面，对于注册驰名商标的保护并不以构成混淆为要件。根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（下称“《驰名解释》”）第九条第二款规定，足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于《商标法》第十三条第二款规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。此处规定的有“相当程度的联系”显然不属于“混淆原则”的范畴。最高院在针对该解释的答记者问中特别指出，“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”，不应简单地从一般商标侵权的市场混淆意义上进行理解，通常都涉及因误导相关公众而减弱驰名商标的显著性或者贬损其声誉。因此，中国法律对注册驰名商标适用的是针对反淡化、反污损的“联系原则”，而非“混淆原则”。由于《商标解释》第一条之（二）将驰名商标的侵犯作为商标侵权行为的一种进行规定，因此对驰名商标侵权的规定也属于商标侵权的一种具体方式，驰名保护中对混淆原则的拒绝是商标权保护中对其不适用的一个部分。
本文认为混淆原则并非商标侵权行为的构成要件。因此，以定牌加工产品因不流入市场、未造成混淆为由，否定侵权行为的成立从法理上缺乏依据。我们认为虽然定牌加工问题具有特殊性，但是在现有法律未对其进行例外规定的条件下，对其不能法外开恩。
另外，根据前述分析，混淆原则是判断商标近似的重要理论。但是，应该慎重将混淆理论的适用扩张到侵权判定的其他方面。否则，其可能成为任意裁判的借口，最终与法律的应有之意背道而驰。
四、以目的港国家侵权情况作为侵权判定要素的可操作性
如前所述，部分法院判断定牌加工的侵权的另一个要素是考虑定做人在目的港是否具有商标权。但是，不同法院在此问题上的认识不尽相同。如前述上海法院审理的JOLIDA 商标侵权案中，法院认为：无锡公司有境外公司的合法授权。而在香港雨果博斯有限公司与武夷山市喜乐制衣有限公司商标侵权纠纷案中，法院认为“各国对商标权的取得原则也有所不同，有的国家是通过对商标的实际使用自然取得；有的则要通过注册取得。但不论如何取得，各国均无法限制未注册商标在本国的在先使用权。上诉人在诉讼中始终不能举证证明其讼争商标在意大利已申请注册或者在先使用，故该公司在意大利有权使用讼争的“NEW BOSS COLLECTION”未注册商标。可见，不同法院在认定定牌加工不侵权的当中考虑了目的港国家的注册情况，并尝试通过证据对在该法域的侵权成立进行分析。
本文认为在审理国内的商标侵权案件中，希冀中国法院对其他法域的侵权情况做出准确和充分的分析，并以此作为国内侵权是否成立的结论有极大的困难。
首先，国与国的法律规定相差极大。比如美国的商标法除了联邦法律外，各州也有自己的法律，还存在各种判例法。要分析清楚一些复杂案件中侵权行为的成立与否，即使是当地的法官和律师业也疏非易事，何况远跨重洋的我们。另外，中国已经超越美国成为世界最大的贸易国。由于国际贸易发展，我们除了与世界主要国家发生贸易关系外，还会与一些不知名的国家包括离岸贸易国家发生关系。此时，要查明这些法域内的法律规定，仅仅依靠开庭时的证据显然极其困难。
其次，随着国际贸易的发展，转口贸易也蓬勃发展。比如新加坡作为世界最大的转口贸易国之一，其每年的转口贸易额数量惊人，其中与中国相关的数量也很客观。这些转口贸易流向复杂，甚至无法预测和跟踪。如果按照进口港的原则，这些口货物的问题如何在中国法院进行判断就更加困难。
综上，本文认为以目的港作为侵权判定的基础，具有极大的困难和很低的可操作性。
五、总结和结论
众所周知，法律的一项基本功能就是指引作用。中国是成文法国家，只有依靠明晰的法律规定才能有效的解决问题，而不是使得本来清晰的法律变得模糊和不可捉摸，使法律丧失其指引功能，而成为“随意打扮的小姑娘”。
综上所述，本文认为对定牌加工的侵权问题应当通过立法或者司法解释进行明确规定，并注意法律系统内在的辑性和一致性。否则，在现有法律制度下，应当坚持以下既有的判定原则，才能妥善解决定牌加工的问题和避免法律理解与适用上的混乱。
第一，对于相同商品上使用相同商标的定牌加工行为，应当按照现行商标法的规定直接认定侵权。
第二，对于相同或近似商品上使用近似商标的定牌加工行为，应当仅就其对于中国消费者的认识情况，适用中国法律规定进行分析，把握混淆原则作为近似判定的要件，特别是把注意混淆的可能性而非现实性作为侵权判定的标准。
第三，放弃以目的港法域的侵权情况作为判定中国境内侵权的要素。或者采取举证责任倒置的办法，让被诉侵权人承担更重的举证责任方可免责。
以上是本文对定牌加工问题解决提供的初步建议。相信有关问题一定会通过立法和司法活动最终得以解决。
注释：
[1] 浙江省高级人民法院课题组. 贴牌生产中商标侵权问题研究[J]. 法律适用, 2008(4).
[2] 孔祥俊. 商标与不正当竞争法 原理和判例[M]. 北京：法律出版社, 2009.7(1).
[3] 张玉敏. 涉外“定牌加工”商标侵权纠纷的法律适用[OB/EL]. [2013-5-20]. http://www.110.com/ziliao/article-61427.html.
[4] 奚晓明. 中华人民共和国侵权责任法条文理解与适用[M]. 北京：人民法院出版社, 2010.1(1).
[5] 黄晖. 商标法[M]. 北京: 法律出版社, 2004.9(1): 141.
来源：来源：《电子知识产权》2013年第6期
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责任编辑：姚国馨