摘要：是否应对善意在先使用的商标进行保护，学界和司法界一直存在不同意见。在奉行商标注册主义的国家，因现实中确实存在在先使用的商标与在后注册的商标发生冲突从而有被指控侵犯该注册商标专用权的可能性，为阻却这一可能性，以表彰在先使用者付出的劳动，就有设立商标先用权的必要，因此，对善意在先使用商标的保护有其正当性。如果将商标注册原则的适用绝对化，在先使用人仅仅因为自己在先使用的商标与在后注册的商标相同或者近似，就不能正常使用商标，这对在先使用人是不公平的。建议第三次修订后的我国《商标法》应确立善意在先使用商标的法律地位，增加相关条款对其进行保护。
一、问题的提起
2010年，湖北省武汉市江岸区人民法院受理了一起商标侵权纠纷案件，其基本案情为：原告王军经营的长沙市岳麓区杜家鸡饭店于2003年10月经国家商标局核准注册了楷体“杜家鸡”文字商标，核定服务项目为第43类，商标注册有效期限自2003年10月21日至2013年10月20日止。原告尚未在武汉地区使用该商标。被告张仁才从1999年开始在武汉市江岸区经营餐馆，以“正宗杜家鸡专卖”为店招，以“杜家鸡火锅”作为唯一菜品向公众提供餐饮服务。2003年1月，张仁才以“杜家鸡专卖小吃”的名义向税务部门申请税务登记；同年2月27日，其以“杜家鸡专卖”字号向武汉市工商局申请个体工商户开业登记，后实际核准字号为“张老三小吃店”，经营许可项目为加工中式快餐。此后，张仁才使用该执照在武汉市江岸区从事餐饮服务，专营杜家鸡火锅至今。原告王军诉称，其是“杜家鸡”商标所有人，“杜家鸡”商标已在其于湖南、浙江、湖北荆州等地开设的授权加盟店或直营店中使用。被告未经商标所有权人同意，擅自在相同服务上使用“杜家鸡”注册商标的行为构成商标侵权，请求法院判令被告停止其商标侵权行为，并赔偿其经济损失。案件审理中法院另查明，中文“美食天下”网站和原告开设的网址为“www. dujiaji. cn”的网站均称杜家鸡是源于湖北松滋的一道菜，由一位人称“杜婆”的老婆婆创始，故又名“杜婆鸡”。法院审理认为，被告张仁才在经营“张老三小吃店”的过程中，未经原告许可，在相同服务上使用与原告注册的“杜家鸡”商标相同的标识，侵犯了原告的注册商标专用权，为此判决其立即停止在其招牌上使用“杜家鸡”文字，并赔偿原告制止侵权行为的合理开支人民币4000元。[1]
该案属于一起典型的善意在先使用商标与注册商标发生冲突的案件，案件的争议焦点在于对在先使用的商标是否应给予保护，善意在先使用的商标可否作为侵权的抗辩理由。目前我国商标法对此并无规定，学界的观点也不尽相同。笔者认为，本案中被告对“杜家鸡”商标的使用行为不构成侵权，但可规范其使用“杜家鸡”的文字；对于被告善意在先使用的抗辩理由法院应当支持，被告仍可以在原有范围内继续使用“杜家鸡”文字。
二、善意在先使用的商标是否应当给予保护
我国商标法实行的是注册主义原则，在我国只有注册商标才享有专用权的保护，对于在先使用的未注册商标是否给予保护，以及怎样进行保护，目前学界和司法界均存在不同的意见和较大的分歧。
第一种观点认为，对在先使用的未注册商标不能给予商标法保护。“商标的在先使用既不能产生任何权利，也不能产生与已注册商标相对抗的效力。在我国现行商标制度之下，商标的在先使用不具有任何法律意义。”[2]司法实践中，一些法院奉行严格的法定主义，认为在后注册的商标具有法定的排他效力，所以未注册商标即使已经在先使用，也会因此而不能继续使用。如在弘奇公司与洪加富商标侵权纠纷中，法院认为，尽管被告对其“YONHO”标识的使用时间早于涉案商标的注册时间，但因该字母并非被告字号也未经商标注册，我国商标法对未注册的商标并不提供法律保护，故被告在原告商标取得注册以后，应立即停止在与该注册商标相同或类似服务上使用该字母标识。[3]而在九牧集团公司与蔡丽琴等商标侵权案中，一审法院对使用在先的未注册商标不予保护则给出了程序方面的理由：“商标法对于在先权利的保护有程序要求，其一是这种保护主要体现在商标的注册过程之中；其二是对于注册后的商标适用在先权保护的程序为行政撤销程序。本案审理的是商标民事侵权纠纷，商标不同于专利，商标法并没有如专利法规定的先用权抗辩，故无论被告香港九牧王公司成立是否在原告商标注册之前，或是否因‘九牧传芳’而使‘九牧’丧失显著性，均不构成在先权抗辩，三被告关于使用在先，并要求原告停止使用商标的辩论意见，无法律依据，应予驳回。”[4]在前述“杜家鸡”商标侵权案中，一审法院也持同样观点，其判决认为：虽然被告张仁才使用“正宗杜家鸡专卖”的招牌在时间上早于原告获得“杜家鸡”注册商标专用权，但根据我国《商标法》保护商标注册人商标专用权的规定和维护市场统一秩序的立法精神，被告在先、善意使用并不足以成为侵犯他人注册商标专用权的抗辩事由。另外，原、被告的经营地点虽分处不同省份，但从注册商标全国范围的地域效力和原告经营扩展的可能性而言，被告对“杜家鸡”商标的使用仍具发生混淆误认的可能性。同时，因原、被告从事相同服务，根据在相同商品或服务上使用与他人注册商标相同的商标不以混淆为要件的侵权判断原则，被告的使用行为构成商标侵权。[5]
第二种观点认为，对于在先使用的未注册商标应给予尊重和保护。该观点认为，承认在先使用人一定期限的优先申请权和附带一定条件的商标在先使用权，并不会动摇商标权的注册原则，也不会给我国现行商标法律制度带来太大的冲击。相反，明确规定在先使用人的权利，可以较公平地解决使用在先商标和注册在后商标的权利争端，平衡商标注册人和在先使用人的利益。[6]司法实践中，一些法院在保护符合一定条件的在先使用的未注册商标的前提下，也态度鲜明地提出注册商标专用权并不具有完全的排他效力。在维他龙公司与惠尔康公司等商标侵权一案中，湖南省高级人民法院认为，厦门惠尔康公司使用“惠尔康”标识的商品已经具有了一定的知名度，其在先使用“惠尔康”未注册商标的行为已构成法律应予保护的在先权利，福州维他龙公司无权以注册商标专用权对抗厦门惠尔康公司的在先使用权。[7]在上海市浦东新区人民法院审理的汪鹏诉上海汉妮迪餐饮管理有限公司商标侵权纠纷一案中，被告以在先使用商标为由进行抗辩，得到法院支持。法院判决认为，被告的行为不构成侵权的两个重要理由，一是原告的商标于2004年11月申请注册，并于2007年3月核准注册，晚于被告使用“许留山”商标的时间；二是原告在第29类商品和服务项目上注册“许留山”商标前后从未使用过该商标，消费者对该商标没有任何认知度，因此更不会使消费者对原、被告的商标产生混淆。[8]
笔者同意上述第二种观点。考察相应国家的商标法可以看到，商标先用权制度是商标法为克服登记注册制度的缺陷，弥补申请在先原则的不足而设计的一种补救措施，其目的在于平衡商标注册人和在先使用人的利益。商标先用权设立的意义在于保护在先使用人因对在先商标的持续使用而赢得的商誉，不至于因注册商标的出现而使其商誉归于无效。
三、对善意在先使用商标进行保护的正当性
在采用商标权使用取得模式的国家，如美国、英国和菲律宾等，商标权属于首先使用该商标的人。通常是谁先使用该商标，只要有首先使用的事实，该当事人即享有商标权。因此，商标先用权存在的必要性不大。但在奉行商标注册主义的国家，因在先使用的商标会与在后注册的商标发生冲突，其有被指控侵犯该注册商标专用权的可能性，为阻却这一可能性和表彰在先使用者所付出的劳动，有必要设立商标先用权制度，因而对善意在先使用商标的保护有其正当性。
（一）商标使用也是商标权取得的一种方式
根据信息说理论，商标权的正当性在于商标所传达的信息具有节约消费成本，帮助消费者做出购买决定，促进生产者提高产品品质的经济功能。而商标的注册和使用都能产生公示公信力，都是商标权正当性的表现形式，在商标注册原则之下也应承认商标权的使用取得。换言之，商标注册和商标使用都是商标权正当性的表现形式，都是取得商标权的手段，两者能够产生商标权的共同基础在于其公示公信力。这一共同基础决定了在商标使用原则之下可以承认商标注册原则，在商标注册原则之下可以而且应当承认商标使用原则，承认商标使用原则不会在根本上动摇商标注册原则和注册制度。[9]商标权使用取得的正当性在于使用人通过使用行为将其取得商标权的意思予以公开并置于社会公众的监督之下，社会公众认为该使用行为造成商品来源混淆或者违反商标法规定的，可依法对其予以排除。如果未依法予以排除，则使用人有权继续使用，当通过使用该商标具有一定影响或者驰名时，则使用人取得商标权的意思得到社会公众的认可，商标权就依使用事实而产生。当他人抢先注册该商标时，应赋予在先使用人申请撤销或变更该商标权注册的请求权。
任何社会秩序都面临着分配权利、限定权利范围、使一些权利与其他（可能相抵触的）权利相协调的任务。[10]所以在权利的谱系上，如果说法律依具体规则所创设的权利是一种实然的权利的话，法律原则中道德规范所衍生出的权利则为一种应然的权利，前者依赖于法律条文中的经验事实，后者则诉诸于伦理上的正当性。但不管其授予程序如何，权利依具体准则而产生还是依道德原则而生成，并不导致其在效力强弱和等级序次上存在差异。[11]因此，人们在处理权利冲突时并不能简单地依据冲突的权利是否经过法定程序登记或者注册而判断谁存谁舍。在商标权基于注册取得的背景下，在先使用的商标应当享有一定的权益。从理论上而言，保护商标在先使用人的利益，核心不是保护在先使用，而是保护基于在先使用而产生的利益。某一商标通过使用具有了区别商品和服务的功能，即建立了一定的商誉。在这种情况下，在先使用人显然获得了值得保护的利益。如果将商标注册原则的适用绝对化，在先使用人仅仅因为自己在先使用的商标与在后注册的商标相同或者近似就不能正常使用，这对在先使用人是不公平的。[12]因为在先使用人是首先使用该标志的人，并未搭借在后注册人的声誉，是一种使用的事实状态，而商标的基本功能恰恰是通过使用来实现的，通过使用产生识别功能并累积商誉和知名度，注册本身只是一种对权利的确认。因此，立法者即使坚持商标注册取得原则，也应注意到商标在先使用人和在后注册人的利益平衡，不能仅仅以他人申请注册在先为由来对抗他人在先使用商标的事实和权利，进而否定在先使用人的利益。
在前述“杜家鸡”商标侵权案件中，“杜家鸡”是源于湖北荆州地区的一个通用菜名，历史悠久。事实上，被告是专售杜家鸡，并没有销售过其他食品，尤其是其并未实际使用“杜家鸡”商标，而只是将“杜家鸡”作为其所提供的菜品名称予以使用，该行为并未造成商标使用的混淆，原告对此应无权禁止。由于被告在原告商标注册之前已经使用“杜家鸡”字样经营火锅并有一定的市场知名度，故相对于原告而言，被告享有在先使用的权利，并应依法受到保护。一审法院仅根据《商标法》保护注册商标专用权的规定和维护市场统一秩序的立法精神，认定被告在先、善意的使用并不构成侵犯他人注册商标专用权的抗辩事由，并判令被告承担停止侵权和赔偿损失的责任，其判决理由是不充分的。
（二）对善意在先使用商标予以保护的国外立法例
纵观商标法的发展历史，其经历了由使用产生权利到注册产生权利的变迁。各国商标法在赋予商标注册权的同时，也在一定程度上保留了商标在先使用人的权利。对此，两大法系的规定有所不同。美国《兰哈姆法》第2条规定，在商业中并存合法使用而使之有权使用的商标可以准予并存注册。产生并存注册的必要条件是，在后申请人对其商标的商业使用必须先于在先注册申请人或者注册人在美国专利商标局提出商标申请之日，否则不存在并存注册。如果有管辖权的法院终审决定一个以上的人有权在商业中使用相同或者近似的商标，可由专利商标局长准予并存注册，同时规定各商标所有人使用其注册商标的方式、地点或者有关商品的条件和限制。另外，在美国，在先使用可以作为商标侵权的抗辩理由。[13]《英国商标法》规定，在他人注册或者使用商标之前，在特定地域内的商业过程中连续使用未注册商标或者其他标志，不构成对注册商标的侵害。此处的未注册商标和其他标志作为“在先权利”受到保护。但该法对“在特定地域内”未作规定，留由法庭作出更为明确的界定。
大陆法系对商标在先使用的规定比较明确。《意大利商标法》规定，如并非驰名商标或仅具地方知名度的未注册商标由他人在先使用，那么该他人应有权继续使用商标，也有权在广告上使用商标，但须在同一地域使用，并不与商标注册相抵触。《瑞士商标法》规定得更详细，一个标志在被申请注册之前即被他人使用的，该商标的所有人不得禁止他人在现有范围内继续使用该商标；继续使用的权利只能连同企业一起转让。[14]《日本商标法》对在先使用的商标进行保护的门槛较高，该法要求在他人申请注册商标之前，在日本国内非以不正当竞争为目的，已在该商标注册申请指定的商品或服务或者类似商品或服务上使用与申请注册商标相同或者近似的商标，而且作为区分与自己业务有关的商品或服务的标志至他人提出商标注册申请时已在消费者中广为知晓的，该商标使用人有权继续在前述商品或者服务上使用该商标。[15]我国台湾地区“商标法”则要求在他人申请商标注册前，善意使用相同或者近似之商标于同一或类似之商品或服务者，不受他人商标专用权所拘束，但以原使用之商品或服务为限；商标专用权人并得要求其附加适当之区别标示。[16]
通过上述两大法系国家和地区关于在先使用商标的规定来看，美国和英国没有在字面上就在先使用人的主观状态做出规定，美国商标法更注重在使用后果上要求“不会造成混淆、误认或者欺骗”。英美立法相比较，美国立法给予在先使用人的救济最为有力，它不但承认在先使用人可以有条件地继续使用，而且可以有条件地予以并存注册。日本和我国台湾地区的商标法则强调在先使用人的主观状态，即使用人的使用必须是出于“善意”或者“非以不正当竞争为目的”。两者的不同之处在于，《日本商标法》要求在先使用的商标“作为区分与自己业务有关的商品或服务的标志至他人提出商标注册申请时已在消费者中广为知晓”。由此可见，日本商标法要求有关在先使用的商标必须是“广为知晓”的，该规定过于严格，不利于保护善意在先使用人的利益。
四、我国商标法关于商标先用权的确立和完善
我国《商标法》的第三次修订已于2003年下半年启动。鉴于商标先用权在实际生活中的价值，国家工商行政管理总局商标局曾在2006年发布的《商标法》修改草稿第84条规定了“在先商标继续使用权”，在第96条规定了侵犯未注册商标的损害赔偿责任。[17]但2011年9月1日由国务院法制办公布的《商标法（修订草案征求意见稿）》（以下简称《意见稿》）则删除了这两条规定，在新增加的第34条中提出了两个方案，方案一保留了现行《商标法》第31条的规定，方案二是在保留现行《商标法》第31条规定的基础上，增加了第2款和第3款的内容。方案二的第1款规定：“申请商标注册不得损害他人现有的其他在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”；第2款规定：“申请商标在相同或者类似商品上与他人在中国在先使用的商标相同或者近似，申请人因与该他人之间具有合同、业务往来、地域关系或其他关系而明知该他人商标存在的，不予注册”；第3款规定：“申请注册的商标是抄袭他人在不相同或者不相类似商品上有较强显著性且具有一定影响的注册商标，容易导致混淆的，不予注册。”[18]解读《意见稿》第34条方案二的第2款规定，是否意味着《意见稿》确认了对在先使用商标的保护？从本次《商标法》修改的指导思想和法律构成体系的一致性来看，笔者认为该规定更多地是对遵守诚实信用原则的一种具体行为的界定，对该在先使用商标的保护同时还要求具备其他相关条件。[19]考虑到我国现阶段未注册商标在市场经济条件下的存在有其客观必然性，笔者认为，《意见稿》应借鉴其他国家的立法规定，确认商标在先使用权的法律地位并承认其合理性；在该商标被他人注册后，允许在先使用人可以在原有范围内继续使用，当然这种使用应当符合一定的条件。
比较其他国家的商标法可以看到，商标先用权的产生和行使应具备的条件具有一定的共性。主要表现为：第一，具备在先使用的客观事实。在他人申请商标注册以前，商标在先使用人已经在同类或类似商品上使用该商标或相似商标。有些国家要求，在先使用人使用商标应达到一定的年限（如5年）才享有商标先用权。当然，这里的使用要求应是强调商标在商品或服务上的实际使用和投放市场，而不是象征性的使用，而且是连续一定时期的使用[20]并产生了商标的识别功能。至于在先使用商标是否要求具有知名度，各国或地区的商标法要求不一。我国台湾地区的商标法未作要求，日本商标法则要求在先使用的商标驰名。第二，在先使用者主观上出于善意。在先使用人主观上是善意的，非以不正当竞争为目的使用，并未和注册商标权人的商品和服务相混淆。至于何为善意，实践中较难掌握。日本商标先用权制度以“非以不正当竞争为目的”取代“善意”一词，先推定使用者均为善意，再看是否有证据证明使用者的行为是否以不正当竞争为目的，这一善意推定的判断规则便于掌握和操作，值得我国立法借鉴。第三，使用的商标相同或相似，商品相同或类似。在他人申请注册商标以前，商标在先使用人已经在同类或类似商品或服务上使用该商标或类似商标。
通过上述立法比较可以看到，如果商标先用权人具备上述条件，可有权继续使用该商标，不构成对注册商标权人的侵犯。但其使用的范围应有所限制，即仅限于原来使用的商品和服务，不得扩大到类似的商品和相似的商标上。另外，根据《日本商标法》第32条规定，商标先用权人的业务继受人也可以享有商标的先用权，为防止商品发生混淆，商标权人或独占使用许可的被许可人也可要求在先使用权人在使用其商标时附加适当标志。[21]
从我国知识产权法的相关规定来看，《专利法》为了平衡在先发明人和专利权人的利益，在第69条规定了在先发明人的先用权，[22]即其专利使用行为不构成专利侵权。由于专利权是知识产权中排他性最强的权利，而商标权的排他性相对较弱，从利益平衡角度出发，更应当维护商标在先使用人的权利。有学者建议参照日本商标法的规定，在我国《商标法》第31条中增加一款专门保护商标先用权人权利的规定：“在他人申请商标注册前，善意使用相同或近似商标于相同或近似商品或服务上，如果已使消费者广为知晓该商标标识和与其业务相关的商品或服务，该商标的使用者有权在原有范围内继续使用该商标；商标专用权人可以要求其附加适当的区别标示。”[23]由于日本商标法要求商标先用权人所使用的商标必须是已为消费者广为知晓，而这对商标在先使用人是不公平的，就我国目前状况而言不宜采纳。
借鉴上述国家和地区的立法，根据我国自身情况，笔者认为，我国《商标法》的第三次修订应增加商标先用权的规定，并明确在先使用权的范围。其具体条款可设计为：“在商标注册申请日前，他人已经在同一或类似的商品或服务上善意使用相同或近似的商标，该商标使用人有权继续在原商品或者服务上使用该商标，但该使用人应以原使用的商品或服务为限；商标专用权人可以要求其附加适当标志以示区别。”本条规定包括以下几层含义：第一，在立法中明确商标先用权的地位，并可以将其作为侵权诉讼的抗辩理由；第二，明确商标先用权的构成要件，如善意、在先使用等，符合构成要件的不构成侵权，商标先用权人可在原有范围内继续使用该商标；第三，限定商标先用权的行使范围，只在原商品或者服务上使用该商标；第四，对商标先用权人的标志使用要求，旨在和注册商标权人的商品和服务相区分。当然，这里的商标先用权并不是完整意义上的权利，其不可与注册商标权比肩；对善意在先使用商标的保护只是商标注册制度的一个补充，不能以动摇商标注册制度的根基为代价。而对于商标先用权的构成要件、商标先用权的权利内容和行使权利的界限等诸多问题，则有待于学界的进一步探讨。
注释：
[1]参见湖北省武汉市江岸区人民法院（2010）岸知民初字第70号民事判决书。
[2]董炳和：《商标在先使用的法律意义》，《法学》1999年第10期。
[3]参见浙江省宁波市中级人民法院(2005)甬民二初字第73号民事判决书。
[4]湖南省高级人民法院（2007）湘高法民三终字第2号民事判决书。
[5]参见吴燕颐、江文：《商标侵权案件的侵权认定—杜家鸡商标侵权纠纷案评析》，《科技与法律》2011年第1期。
[6]参见金溪：《商标在先使用人的利益及其保护》，《中国专利与商标》1999年第1期。
[7]参见湖南省高级人民法院（2005）湘高法民三终字第49号民事判决书。
[8]参见上海市浦东新区人民法院（2008）浦民三（知）初字第51号民事判决书。
[9]参见汪泽：《论商标权的正当性》，《科技与法律》2005年第2期。
[10]参见[美]博登海默：《法理学：法律哲学与法律方法》，邓正来译，中国政法大学出版社2004年版，第324页。
[11]参见谢晓尧：《竞争秩序的道德解读》，法律出版社2005年版，第121页。
[12]参见杜颖：《在先使用的未注册商标保护论纲—兼评商标法第三次修订》，《法学家》2009年第3期。
[13]参见美国《兰哈姆法》第33条规定。
[14]参见《瑞士商标法》第14条规定。
[15]参见《日本商标法》第32条规定。
[16]参见陆普舜主编：《各国商标法律与实务》修订版，中国工商出版社2006年版，第171页。
[17]参见国家工商行政管理总局商标局2006年5月11日发布的《关于就＜商标法＞修改草稿征求意见的函》, http：//bbs. aicbbs.com/viewthread.php? tid = 54415 , 2011年9月28日访问。
[18]参见《国务院法制办公室关于＜中华人民共和国商标法（修订草案征求意见稿）＞公开征求意见通知》,http：//www.gov.cn/gzdt/2011 - 09/02/content-1939013. htm,2011年10月9日访问。
[19]该稿第48条规定了不符合注册条件撤销注册商标的绝对事由和相对事由，该条第2款规定：“已经注册的商标，违反本法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条、第三十三条、第三十四条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。”笔者认为，该规定也间接体现出对商标先用权的保护。
[20]关于连续使用，日本学界认为：一是其并不要求在先使用者的营业处于持续不断的状态，如果由于季节性的原因而中断，或由于经营者一时的困境或其他原因中断使用，也应当认为在先使用的商标处于继续使用状态；二是如果在先使用者将自己的在先使用的商标和营业进行了分开转让或进行了许可使用，在这种情形下，在先使用者不得主张在先使用权。
[21]参见[日]纹谷畅男编：《商标法50讲》，魏启学译，法律出版社1987年版，第237页。
[22]我国《专利法》第69条规定：“有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：……（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；……”
[23]张耕等：《商业标志法》．厦门大学出版社2006年版．第156页。
转载自：《法学》，2011年第12期
供稿人：李美云