摘要：注册商标维护的关键是在商业交易中实际使用这个商标；如果商标注册后无正当理由连续若干年未使用，就会有失去该注册商标的风险。为激活商标资源，引导商标所有人实际使用商标，我国《商标法》应强化注册商标的使用要求，明确规范注册商标实际使用的形式及不使用的正当理由；规定无正当理由的不使用可作为确权及侵权诉讼中的抗辩理由；明确注册商标不使用不得主张请求赔偿的规则。
商标是一种财富，一种资源。为避免商标所有人长期占有商标资源，各国商标法均要求商标注册人有使用的义务，如果在一定期限内未连续实际使用该商标，如无正当理由，任何人可向商标主管机关申请撤销，该商标就不再受法律保护。那么，何谓商标的实际使用？不使用的正当理由如何界定？商标使用与侵权赔偿有何关系？对此，我国《商标法》并无明确规定，本文拟论述商标的实际使用对商标所有人的重要影响，并对我国商标立法的完善提出建议。
一、商标使用的含义
关于商标使用的含义，我国立法并无明确规定。境外商标法对商标使用的表述主要包括列举式和概括式两种立法例。比如，美国《兰哈姆法》规定，商标应“在商业中使用”，并将其解释为：在贸易过程中真诚地使用而不仅仅是以保留该商标之权利为目的的使用。同时，《兰哈姆法》分别列举了商品商标和服务商标的具体使用方式，包括在商业活动中复制、伪造、抄袭或者模仿他人注册商标的标识用于对商品或服务进行销售、销售要约、分销或者广告宣传的行为。《欧共体商标条例》对商标使用规定为：商标所有人有权阻止所有第三方未经其同意在贸易过程中使用与其相同或相似的标志。并针对侵权标志的使用，列举了四种方式，分别为：在商品或商品包装上缀附该标志；提供带有该标志的商品，将其投入市场或为此目的持有或使用该标志提供服务；进口或出口带有该标志的商品；在商业文书或广告上使用该标志。[1]《日本商标法》关于商标使用及其方式的列举与《欧共体商标条例》相似，我国《商标法实施条例》也采用了这种列举式立法例规定了商标的使用及其使用方式。台湾地区“商标法”经过修改后，内容比较先进：为适应技术发展需要，增加了“数字影音、电子媒体或其他媒介物”等使用方式；在概念的表述上，融合了概括式和列举式立法例，将商标使用定义为“为营销之目的，将商标用于商品、服务或其有关之对象或利用平面图像、数字影音、电子媒体或其他媒介物足以使相关消费者认识其为商标”。[2]
上述国家和地区的立法反映出了商标使用的一些共同特点。第一，在商业活动中公开使用。日常生活中，商标使用的场合多种多样，但只有在以交易为目的的商业活动中的使用才属于商标意义上的使用。第二，连续使用。商标只有持续不断地使用和宣传，才能产生识别相同商品或服务来源的功能，让消费者对该商标和某种商品或服务形成唯一对应的联系。为此，各国商标法均规定了商标连续使用的年限，从3年到5年不等，如没有正当理由，连续几年不使用，则会导致商标被撤销。第三，真实善意的使用。对商标使用的要求，各国商标法除了规定在商业活动中连续使用外，还要求当事人的商标使用行为应当是在真实和善意的主观状态下进行，而不能仅仅为了保留或维持商标权利而进行“象征性”的使用，比如，在少量商品上使用、适用范围很窄、只做有限的广告宣传等等。因为这样的使用不能成为商标意义上的使用，商标的识别功能可能并未实现。第四，以区分商品或服务来源为目的的使用。上述商标使用的不同特点均服务于一个共同的目标，即该商标与特定商品或服务所形成的唯一对应关系，从而使相关消费者看到或听到该商标就能联想到某种商品或服务，并通过该商标识别出同类产品或服务，以实现区分相同商品或服务来源的目的。实践中，“仅实施转让注册商标的行为，没有发挥商标的区分不同商品来源的功能，不属于商标使用行为。”[3]
通过对商标使用特点的分析，笔者认为可将其定义为：以某商标得以区分商品或服务来源为目的，商标所有者在商业活动中连续和真实使用该商标。基于商标使用在商标确权、维护和侵权认定及民事赔偿中的重要性，笔者建议应在我国《商标法》中有所规定。
二、商标实际使用的方式
总结中外商标立法和实务，商标实际使用的方式多样，并呈现出与时俱进的特点，主要表现为以下四种。
其一，在商品、商品包装或容器上使用。这是商标使用的基本形式，也是最重要的形式。实践中，如果对注册商标加以改变，并使用在商品上，是否构成对商标的实际使用？北京市高级人民法院《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》(以下简称《解答》)第6条规定：“实际使用的商标未改变注册商标的显著特征的，视为对注册商标的使用；否则，不能认定是对注册商标的使用。”台湾地区“商标法”也有类似规定。[4]
其二，在服务或者与服务有关的物品上使用。服务商标常见于服务场所，包括使用于服务的介绍手册、服务场所招牌、店堂装饰、工作人员服饰、招贴、菜单、价目表、奖券、办公文具、信笺，以及其他与指定服务相关的用品等。
由于服务具有无形化的特点，服务商标的使用形式与商品商标相比有所不同，有时无法像商品商标那样直观地体现出来。我国《商标法实施条例》未对服务商标的使用进行规定，在长期的司法实践中，北京市高级人民法院总结并规定了服务商标的使用方式，“在商业活动中，有下列行为之一的，可以认定为服务商标的使用：在服务场所内外标明其服务商标的；在服务招牌上标明其服务商标的；在为提供服务所使用的物品上标明其服务商标的；在服务人员的服装、鞋帽及标牌、名片、名信片等物品上标明其服务商标的；在服务提供者的财务账册、发票、合同等商业交易文书上标明其服务商标的；利用音像、电子媒体、网络等平面或者立体媒介使相关公众认识到其为服务商标的；其他在商业活动中使用服务商标的行为”。[5]
其三，网络环境下对商标的使用。互联网的出现扩大了商标的使用范围，常见的使用方式主要表现为：将商标贴在经营者的网站上、将商标作超链接等。世界知识产权组织成员国大会第三十六届系列会议通过了《关于在因特网上保护商标权以及各种标志的其他工业产权的规定的联合建议》，其第2条规定：只有在某一成员国中产生商业影响的情况下，标志在因特网上的使用方构成在该成员国中的使用。对于如何界定“产生商业影响”，该建议第3条规定，在确定某一标志在因特网上的使用是否在某一成员国中产生商业影响时，主管机关应考虑所有相关情况，这些情况包括：该标志的使用者正在该成员国中经营或已制订重大计划在该成员国中经营与因特网上使用该标志的商品或服务相同或类似的商品或服务；该使用者从事的商业活动的程度和性质；在因特网上提供商品或服务与该成员国的关系；该标志在因特网上的使用方式与该成员国的关系；该标志在因特网上的使用与该成员国中该标志的权利的关系。当然以上因素是用来帮助主管机关确定标志的使用是否在某成员国中产生商业影响的指导方针，而非作出这一确定的前提条件。针对个案而言，将取决于该个案的具体情况。其实，网络环境下商标的使用与实体环境下的商标使用相同，二者都必须通过商标的实际使用来实现商标的区分功能和产生商业性影响。
其四，其他商业活动中的使用。因商业活动的范围十分宽泛，不可能逐一规定和细化，比如，商标附着商品的进出口、OEM(贴牌委托加工制造)等，如果使用商标的方式符合国内业者从事国际贸易的商业交易习惯，都应是商标的具体使用方式。随着经济和技术发展，还会出现一些新的商标使用方式。但如果只将商标用在广告中，而没有实际将商标用于指定的商品或服务上，这种行为是否构成对商标的实际使用？对于这一问题，关键要看广告宣传和展览等系列活动是否将注册商标这一特定符号与经营者提供的商品或服务联系起来，如果通过大量的广告宣传和展览，使得消费者能够将该商标和某种商品或服务相联系，并产生了唯一对应的关系，商标的识别来源功能得以发挥，在这种情况下的使用就构成了对商标的使用；如果仅仅将该注册商标少量地用于投放广告，并没有使得特定的符号与特定的商品或服务联系起来，那么这种在广告中使用商标的行为，就不能视为对商标的实际使用。
三、对我国商标立法的完善建议
为鼓励商标所有人对商标的实际使用，激活商标资源，防止一些人注而不用，利用注册商标进行投机取巧，近年来，我国司法机关已通过司法政策和相关判例做出了导向性的规定。笔者认为，鉴于商标实际使用的重要性，立法机关应结合我国《商标法》第三次修改，将司法实践中的这些成果确定下来，在相关规则中明确商标实际使用的地位，引导注册商标所有人实际使用商标，彰显商标的生命力，以体现商标法所追求的实体公正的价值取向。
(一)明确规范注册商标实际使用的形式
我国对注册商标的使用没有明确清晰的要求，仅在《商标法实施条例》第3条中做了举式的规定：“商标的使用包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中”。显然，根据此条的规定，“将商标于商品交易文书、广告宣传、展览”也视为商标使用行为，对注册商标的使用要求过低。样的规定不符合商标实际使用特点的要求，因为商标的实际使用是指能使商标符号与其定商品或服务产生唯一对应联系的使用，是能令商标产生区分来源功能的使用，而非单独广告、少量销售等象征性使用。北京市第一中级人民法院和北京市高级人民法院在“康王商标撤销案的判决中也表达了同样的意见，仅仅在广告中使用或者为了应付使用要求而征性地使用，不能满足商标法对注册商标的使用要求，不足以维持商标注册。[6]从国外法实践来看，德国、法国和英国等许多国家的判例均认为仅仅在报纸杂志、广播电视或互网上做广告而没有实际销售商品的，一般不构成“使用”。笔者认为，关于商标实际使用规定，在修改和完善我国《商标法》时，可借鉴美国商标立法经验，强化对注册商标实际使的要求，明确规范注册商标实际使用的形式，即使用于商品或服务、商品包装、容器或服务所等；对于在少量的广告宣传、展览以及交易文书上的使用则不宜视为商标的实际使用，此来遏制那些仅通过法律程序取得《商标注册证》，而并未在商业活动中实际使用商标，采取措施禁止他人在先地、合理地、善意地使用商标的行为，即以法律机制遏制恶意申请、意抢注、恶意异议和恶意维权行为。[7]
(二)明确规定注册商标不使用的正当理由
注册商标在法定期限内未使用的理由或者原因来自多方面，有注册人自身的原因，如企业破产、转产等，也有一些因注册人所不能控制的原因导致注册商标不能及时投入使用，如政府的进口管制、行政审批手续要求，以及战乱、严重的自然灾害等不可抗力。撤销因注册人自身原因而长期闲置不用的注册商标是合理的。但如果是因为权利人不能控制的原因或注册商标不能实际使用有正当理由，而撤销其注册商标，就有失公平。由此可见，正当理由是注册商标所有人在一定期限内不使用注册商标的正当性根据，也是对抗被撤销的有效手段。国外大部分国家的商标法对此均有规定。比如，美国商标法认为：发生使用商标的阻碍原因不可归责于注册商标人，那么，该事件或情况就可以作为不使用的正当理由对抗撤销其中包括不可抗力、战争、政府禁令、罢工、企业破产清算、进口限制等。我国《商标法实施条例》第39条规定：“有商标法第44条第4项行为的，任何人可以向商标局申请撤销该注册商标，并说明有关情况。商标局应当通知商标注册人，限其自收到通知之日起2个月内提交该商标在撤销申请提出前使用的证据材料或者说明不使用的正当理由；期满不提供使用的证据材料或者证据材料无效且没有正当理由的，由商标局撤销其注册商标。”但何谓正当理由及其情形的列举，《商标法实施条例》并未明确。北京市高级人民法院对“GNC案”的判决提到的注册商标不使用的正当理由具有重要意义，表明我国司法机关承认了政府控制是一个不使用的正当理由。[8]近年来，经过司法实践的不断探索，最高人民法院也逐渐总结并规定了对注册商标不使用的正当理由：如果商标权人因不可抗力、政策性限制、破产清算等客观事由，未能实际使用注册商标或者停止使用，或者商标权人有真实使用商标的意图，并且有实际使用的必要准备，但因其他客观事由尚未实际使用注册商标的，均可认定有正当理由。[9]
鉴于“正当理由”对商标权人权利的维持以及保障其他人合理诉求判断的重要性，我国《商标法》应明确规定注册商标不使用的正当理由并对其作出具体阐释，及时吸收并肯定司法成果，以解决司法和执法操作上的困惑及不确定性。笔者建议，可参照相关国家商标立法例，采用概括式和列举式相结合的方法，对不使用的正当理由加以规定。具体可表述为：发生使用商标的阻碍原因不可归责于注册商标人，那么，该事件或情况就可以作为不使用的正当理由对抗撤销，其中包括不可抗力、战争、政府禁令、进口限制等。现实生活中，如果商标权人经营管理不善或者破产清算导致注册商标不使用是否属于正当理由？答案应该是否定的。由于《商标法》规定注册商标连续3年不使用撤销制度的旨趣就在于促使商标权人利用注册商标实际从事生产经营活动，发挥商标的识别机能。而若商标权人经营困难，甚至到了破产清算的状态，就说明积聚在商标上的信用已经消失，无法再促进产业的进步，也就没有再维持其排他性使用权的足够理由，因而商标权人经营管理不善、破产清算不能作为不使用注册商标的正当理由。
(三)规定无正当理由的不使用可作为确权及侵权诉讼中的抗辩理由
我国现行《商标法》对注册商标连续3年不使用的处理仅限于撤销程序，在确权的异议程序、争议程序及侵权诉讼程序中，如果第三人提出该注册商标属于连续3年未使用应被撤销，并提出相应的抗辩理由时，商标局或法院就会告知第三人“应通过撤销程序另行处理”，即只有该注册商标被撤销才能作为阻碍或撤销他人在后注册商标及在后商标使用人侵犯了商标权的抗辩理由。这样的制度安排会导致一个严重问题，即本来就应当被撤销的商标，却还可以阻却他人注册使用，或者撤销他人在后的注册商标，甚至可以在侵权诉讼中获得赔偿，这显现出立法设计的不合理及规则实施的效率低下。
从美国和欧盟国家的立法来看，将可能导致注册商标被撤销的不使用均可以作为商标异议、争议及诉讼中的抗辩理由。比如，在美国的商标侵权诉讼中，如果被告能够证明原告已经放弃了商标权，那么原告就没有可以主张的权利，有关的侵权主张也就自然失去了依据。根据《兰哈姆法》第45条的规定，注册商标所有人在美国的范围内、在相关的商品或服务上连续不使用注册商标，并且没有在合理的、可预见的未来恢复使用的意图，就视为该注册商标已被放弃。连续3年不使用应构成一个放弃商标权的表面确凿的证据。同时该法还规定，对注册商标的象征性的临时使用是不充分使用，不足以避免法院作出权利人已放弃商标权的裁定。《欧共体商标条例》则要求，如果商标连续5年未在共同体内注册的商品或服务上真正使用，又无不使用的正当理由，共同体商标所有人的权利应在其向协调局申请后宣布撤销或在侵权诉讼中以反诉为由宣布撤销。[10]《德国商标法》做了更细致的规定，在侵权诉讼程序中，由于不使用可以导致商标所有权人请求权的排除。该请求权包括专用权、禁令救济、损害赔偿金、销毁请求权和告知请求权等。同时，《德国商标法》还规定，原告在被告提出抗辩时必须证明，商标在提出起诉之前的最近5年内已依照本法使用于其请求权赖以成立的商品或服务上，并且商标至此为止已注册至少5年时间。[11]在我国的司法实践中，北京市高级人民法院曾在2004年下发的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》中指出：“在商标侵权案件中，被告向商标行政管理部门申请撤销原告主张权利的注册商标的，一般不中止诉讼”。但该解答因北京市高级人民法院在2006年发布施行新解答而废止，新解答未对此问题作出解释。笔者建议，在完善对注册商标不使用处理的程序方面，可以参考美欧等国，将可能导致注册商标被撤销的不使用作为异议程序、争议程序以及侵权诉讼程序中的抗辩理由，以符合公平原则和效率原则，进一步强化注册商标权人的实际使用义务。
(四)明确注册商标不使用不得主张请求赔偿的规则
商标的基本功能在于识别商品或服务来源，通过使用产生该商标符号和其对应的商品或服务联系。如不使用，商标的功能就无从发挥。如果带有注册商标的商品未投放市场或未在商业交易中使用，会造成两方面的后果：一是该商标不会产生和累积商誉，消费者无从知晓；二是即使他人使用也不会造成混淆的实际后果，因其并未借商标权人的商誉挤占其市场份额，损害结果无从发生。我国民法上的侵权赔偿施行的是“填平原则”，即通过侵权赔偿对受侵害人的损失进行补偿，使之恢复到未受侵害前的状态。对于既无商誉也无市场的未使用的注册商标，除了制止侵权行为的合理开支外，原告并无实际损失。如果原告意图使用该商标并做好了使用的准备，因被告的侵权行为阻碍了原告的使用，此时才会产生即将发生的损失。[12]这种观点在日本为许多裁判所和学者所坚持。比如，东京高等裁判所在“VUITON”一案中明确地认为：“不使用撤销制度的旨趣在于：商标法保护的是注册商标因使用而积聚的信用，当注册商标在一定期间内不使用的情况下，不会产生值得保护的信用或者产生的信用已经消减，因而商标法保护的对象消灭。另一方面，对于不使用的注册商标给与排他性独占权的话，将会不当地侵害国民的基本利益，而且由于该商标的存在，权利人以外的、意欲对商标进行使用的人，其对商标的选择空间将变得狭窄。因此，基于撤销请求人的请求，应当将这种注册商标予以撤销。”[13]近年来，我国法院在相关判例和司法政策中已开始体现这一理念。比如，在“红河”商标侵权案中，一审和二审法院均认为被告侵犯了原告的商标权，并以被告的获利作为认定原告赔偿数额的依据，支付巨额赔偿金1000万元。在该案再审审查程序中，最高人民法院认为，对于不能证明已实际使用的注册商标而言，确定侵权赔偿责任要考虑该商标未使用的实际情况。被申请人没有提交证据证明其“红河”注册商标有实际使用行为，也没有举证证明其因侵权行为受到的实际损失……最终酌定申请再审人赔偿两被申请人损失共计2万元。[14]“红河”案件因其典型性，被列入2009年度《最高人民法院知识产权案件年度报告》，在该报告中，最高人民法院明确指出，侵犯未实际投入商业使用的注册商标，侵权人应该承担停止侵权的民事责任并赔偿权利人制止侵权的合理支出，但可以不判决承担赔偿损失的民事责任。[15]上海法院在审理侵犯商标权案件中针对赔偿数额的确定，也总结出了相关规则：权利人请求保护的注册商标未实际投入商业使用的，不以侵权人的获利确定赔偿数额，如果权利人确有证据证明其实际损失的，可酌情予以支持。注册商标已构成《商标法》规定的连续3年停止使用情形的，可以仅判决赔偿权利人为制止侵权而支出的合理费用，而不支持权利人要求损害赔偿的请求。[16]
为引导各级法院对注册商标未实际使用案件的审理，最高人民法院在《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》中明确了以下规则：第一，请求保护的注册商标未实际投入商业使用的，确定民事责任时可将责令停止侵权行为作为主要方式；第二，在确定赔偿责任时可以酌情考虑未实际使用的事实，除为维权而支出的合理费用外，如果确无实际损失和其他损害，一般不根据被控侵权人的获利确定赔偿；第三，注册人或者受让人并无实际使用意图，仅将注册商标作为索赔工具的，可以不予赔偿；第四，注册商标已构成商标法规定的连续3年停止使用情形的，可以不支持其损害赔偿请求。基于我国司法实践和司法政策取得的成果，笔者建议，应修改现行《商标法》第56条规定，新增一款，专门规定：注册商标专用权人请求赔偿时，应当提供此前3年内实际使用该注册商标的证据；否则，不得请求赔偿。
综上所述，商标的实际使用对拥有商标权的企业来讲意义重大，在企业商战中，不仅要重视商标的申请注册，也要充分关注对注册商标的维护和使用。为引导商标所有人实际使用注册商标，防止利用注册商标的圈地行为进一步蔓延，在第三次修改《商标法》之际，立法机关可考虑借鉴国外立法成熟经验，肯定我国司法实践中已确认的商标实际使用的规则，进一步完善我国的商标使用制度。
注释：
[1]参见《欧共体商标条例》第9条之二。
[2]参见我国台湾地区“商标法”第6条。
[3]参见北京市高级人民法院《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第4条。
[4]参见我国台湾地区“商标法”第58条第1款。
[5]参见北京市高级人民法院《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第3条。
[6]参见北京市高级人民法院(2007)高行终字第78号行政判决书。
[7]参见郭修申:《以“实际使用”为核心构建商标保护制度》，载《中华商标》2009年第10期。
[8]参见北京市高级人民法院(2006)高行终字第78号行政判决书。
[9]参见2010年4月20日最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》。
[10]《欧共体商标条例》第51条1．(a)的规定。
[11]参见《德国商标法》第25条规定。
[12]参见文学：《商标使用与商标保护研究》，法律出版社2008年版，第210页。
[13]参见日本国东京高等裁判所1993年(行政诉讼案件)第168号裁判书。转引自李扬：《注册商标不使用撤销制度中的“商标使用”界定———中日相关立法、司法之比较》，载《法学》2009年第10期。
[14]参见最高人民法院民事判决书(2008)民提字第52号。
[15]参见2009年《最高人民法院知识产权案件年度报告》。
[16]参见2010年8月20日上海市高级人民法院《关于知识产权侵权纠纷中适用法定赔偿方法确定赔偿数额的若干问题的意见》(试行)。
转载自：《华东政法大学学报》，2011年第6期
供稿人：李美云