摘要：采用实证研究的方法，紧密结合我国审判实践，通过对相关法律规范和典型案例的研究，借用法律经济学，对贴牌加工企业涉及的商标争议焦点进行了法理分析，着重论述了商标案件中是否以混淆原则、加工产品是否在国内销售、是否以发生实际损失作为判定构成侵权要件的依据，梳理出目前讨论的解决办法和学术观点，并提出了对策建议。
一、贴牌加工是否构成侵权的争议焦点及法理分析
贴牌加工是加工贸易的一种形式。贴牌加工行为具体分为四种情形：第一种为加工方在同一种商品上使用与注册商标相同的贴牌加工商标的行为；第二种为加工方在同一种商品上使用与注册商标近似的贴牌加工商标的行为；第三种为加工方在类似商品上使用与注册商标相同的贴牌加工商标的行为；第四种为加工方在类似商品上使用与注册商标近似的贴牌加工商标的行为[1]。经过梳理有关的文献资料，笔者将目前学术界和实务界针对涉外贴牌商标侵权问题的主流观点和争议焦点作如下分析：
（一）造成混淆是否为商标侵权的构成要件
我国《商标法》第五十二条规定：在同一种商品或者类似商品上使用与注册商标相同或者相似商标的，属侵犯注册商标专用权的行为。由此可以得出，我国《商标法》并未将混淆作为判断商标侵权或者商标侵权构成要素的重要标准[2]。《商标法》及其实施条例仅在驰名商标保护等方面明确地提出了混淆、误认的要求[3]。至于有关商标的司法解释[4]将混淆可能性作为判断类似商品和近似商标的考虑要素，并作为一定条件下认定商标侵权的要件，这主要是为防止商标权扩张范围过大，避免妨碍他人的自由竞争。
然而，一些学者坚持认为，混淆原则是判断商标侵权的基本原则，如果未达到混淆则不宜判定商标侵权[5]。贴牌加工是基于有权使用商标的人的委托，且受委托贴牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应认定为侵权。在司法当中这一论点也有过一定的体现。北京高院曾经认为，造成相关公众的混淆、误认是构成侵权的前提。2004年2月18日公布《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（京高法发[2004]48号），其中第十三条回答：受境外商标权人委托贴牌加工的商品仅用于出口，其商标与权利人的注册商标相同或者近似的，其行为是否构成侵权这一问题时，明确指出：造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提。贴牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托，并且受委托贴牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权。北京高院作为全国知识产权审判经验最丰富的法院之一，其立场对司法实务界和理论界具有很强的影响，[6]。无独有偶，浙江省的相关案例也做出过类似判例，如浙江省义乌市聚宝日化有限公司诉义乌工商行政管理局行政诉讼案[7]。 2005年11月义乌市聚宝日化有限公司对义乌工商行政管理局就其侵犯列兹·查尔斯有限公司“RITZ”注册商标权而进行的行政处罚不服，向义乌市人民法院提起行政诉讼。义乌市人民法院认为，义乌市聚宝日化有限公司受美国消费品有限责任公司（美国“DeLa Ritz”注册商标权人）的委托，制造标注“DeLaRitz”商标的产品销往美国的行为，仅限于生产领域，并未进入国内市场，不会造成相关公众的混淆和误认，生产该产品本身不构成对列兹·查尔斯有限公司（中国“RITZ”注册商标权人）的商标侵权。但义乌市聚宝日化有限公司在生产后将标注有“The Ritz”、“De La Ritz”字样的化妆品在国内销售，侵犯了列兹·查尔斯有限公司的商标权。而义乌工商行政管理局行政处罚中对义乌市聚宝日化有限公司生产标注“DeLaRitz”商标的产品构成商标侵权的决定，属适用法律、法规错误，法院判决撤销义乌市工商行政管理局的行政处罚决定。该判决的要旨在于：如果不在国内销售，就不存在混淆，仍然是以混淆作为判定要件。
对于是否要以发生混淆作为商标侵权的判定要件，笔者认为，对于该问题应当认识到混淆原则仅是理论上判断商标侵权的基本原则，认定商标侵权并不以造成混淆为绝对要件，有关规定在《商标法》第五十三条第一款已经明确列出。此外，根据TRIPs协议第十六条第一款的规定：“注册商标的所有人应享有独占权，禁止任何第三方未经其许可在交易过程中，使用与此相同或类似的商品或服务上使用相同或类似的标记，因为此种使用可能产生混淆。只要在相同商品或服务上使用相同标记的，就应推定有可能产生混淆。”最高人民法院在有关规范性文件中指出：未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，除构成正当合理使用的情形外，认定侵权行为时不需要考虑混淆因素[8]。
当然，目前的法律规定并非没有需要完善之处，对加工企业是否侵权讨论较多，但法律规定不明确恰恰表现在定作人的委托加工行为在特定情况下是否被认定侵权方面。在《商标法》第五十二条、《商标法实施条例》第五十条和相关司法解释中规定的商标侵权行为中均未规定贴牌加工的定作人委托加工行为构成侵权的具体条件，只有在北京高院2006年3月7日颁布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第二十一条中规定：“承揽加工带有他人注册商标的商品的，承揽人应当对定作人是否享有注册商标专用权进行审查。未尽到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商品的，承揽人与定作人构成共同侵权，应当与定作人共同承担损害赔偿等责任。”正因为法律规定不明确，造成在相关案例中，有的是将委托人与加工方作为共同被告，有的是只由加工方承担责任[9]。这在常识看来是匪夷所思的事情：一个合法商标权利人在其本国享有完全合法的商标权，却因购买另一国的劳务而使自己使用自己的商标而侵权。但是这一匪夷所思的推论却因目前立法的一些不明而在现实当中成为合理的逻辑推论。
（二）能否以加工产品是否在国内销售作为侵权判定的构成要件
对于这一问题理论界似乎少有争议，但实务过程中却仍然存在值得讨论之处。以广东高院于2006年4月27日判决佛山市泓信贸易有限公司（简称“泓信公司”）诉广州海关行政诉讼案为例。2004年深圳市恩同公司诉阿联酋客商史丹利公司、泓信公司“HENKEL”商标侵权案中，广州海关认定泓信公司的行为构成商标侵权后，泓信公司不服，向广州中院提起行政诉讼。广州中院判决广州海关胜诉，泓信公司不服，提起上诉。广东高院认为贴牌加工方泓信公司侵权证据确凿，按照我国《知识产权海关保护条例》的规定，国家禁止侵犯知识产权的货物进出口，海关可以依照有关法律和条例对涉嫌侵权货物进行扣留调查，维持了一审判决。泓信公司提出的诉讼理由是其并未在国内销售，且定作方在其本国（即商品的最终销售地）拥有商标的合法使用权。对此行为有人提出因商品未在中国销售，未对中国的注册商标持有人造成任何实际的损害。对加工方的贴牌加工行为不宜认定为侵权行为，但最终这一司法判例仍然确立了侵权判定并不以是否在国内销售作为依据[10]。
我国现行《商标法》第五十二条规定，未经商标注册人许可，在同一种商品或者类似商品上使用与注册商标相同或者相似商标的，即属于侵犯注册商标专用权。《商标法实施条例》第三条规定：商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。解读该条规定可见，侵权的认定并不以产品在国内销售为前提。同时，相关规定明确“对外贸易经营者在从事进出口活动中，对他人指定或者提供使用的商标，……该商标不得与已在我国相同或者类似的商品上注册的商标相同或近似”[11]。由此笔者认为，在司法实践中认定加工方承担侵权责任是符合我国现有的法律条款规定的。
（三）是否以发生实际损失来判定侵权的依据
商标权作为一种知识产权，其损失往往处于一种不可估计的进行时状态，根据TRIPS协议第五十条要求，成员国当局应该禁止这种“即发侵权”，也就是把侵权产品制止在进入流通渠道之前，而不是之后。中国作为世贸组织的成员国亦应遵守该规定。1999年北京曾出现过这样一个案例。一个非商标权人的库房里存放了上百个带有商标权人商标瓶贴的酒瓶且商标标识是真的，不是非法印制的，商标权人很清楚该存放人不可能制造出正牌的酒，下一步肯定是装上假酒出售。但由于存放者还没有装，没有出售，亦即没有对权利人造成“实际损害”，其“侵权”似乎没有发生，这就是所谓的即发侵权。况且，是否造成事实损害也并不是法律学者一家之言可以断定的，应当留待产业界的经济学者们研究，或者用法经济学的视角来分析。有人认为，外商的贴牌竞争行为，有可能抬高同类商品的贴牌加工费用，从而增加国内注册商标专用权人的生产成本，客观上会隐含地造成不应有的损失[12]。这方面的案例有许多，以浙江高院判决瑞宝公司诉永胜公司商标侵权案[13]为例。2001年8月14日，宁波保税区瑞宝公司通过转让方式取得了“RBI”注册商标的所有权。1999年3月28日，经国家商标局核准，该商标转让给宁波保税区联易公司。2005年6月15日，慈溪市永胜公司与美国某公司和美国公司的国内代理商无锡公司签订了一份贴牌出口合同，委托永胜公司贴牌生产“RBI”品牌轴承并直接出口美国，并约定了轴承的型号、数量、单价等。在该合同实际履行期间，经瑞宝公司举报，被慈溪市工商行政管理局查扣（尚未作出行政处罚）。2005年6月17日，瑞宝公司认为永胜公司的行为构成对其注册商标专用权的侵犯，给其造成重大损失，遂向宁波中院提起诉讼，请求判令永胜公司停止侵权、赔偿损失等。庭审中，诉讼双方对商标权利归属及被告使用与注册商标相同的“RBI”商标的事实均无异议，争议焦点在于：永胜公司的贴牌生产行为是否构成对瑞宝公司注册商标权的侵害。宁波中院判决：永胜公司立即停止对瑞宝公司注册商标专用权的侵害；赔偿瑞宝公司损失10万元。永胜公司不服，以原判决认定贴牌加工出口行为构成侵权，属适用法律错误，以及即使其行为构成商标侵权，但其并未给瑞宝公司造成任何损失而不应判令赔偿损失等为由，向浙江高院提起上诉，请求撤销原判决，改判驳回瑞宝公司的诉讼请求。浙江高院二审判决驳回上诉，维持原判，理由是：注册商标专用权的保护范围，以核准注册的商标和核准使用的商品为限。未经商标权人许可，接受他人委托，贴牌加工使用与注册商标相同商标的商品，即使该商品不在我国境内销售，该贴牌加工行为亦构成对商标专用权的侵犯。由此我们可以看到：是否发生实际损失不是判定侵权的依据。最高人民法院在商标侵权民事责任承担问题上明确指出：请求保护的注册商标未实际投入商业使用的，确定民事责任时可将责令停止侵权行为作为主要方式，在确定赔偿责任时可以酌情考虑未实际使用的事实，除为维权而支出的合理费用外，如果确无实际损失和其他损害，一般不根据被控侵权人的获利确定赔偿；注册人或者受让人并无实际使用意图，仅将注册商标作为索赔工具的，可以不予赔偿[14]。笔者认为，最高人民法院的规定是符合适度保护原则的，是否发生实际损失不应作为是否判断侵犯商标专用权的构成要件。
二、贴牌加工企业出现商标侵权的实证原因及对策
（一）初步意向的签订及合作初始环节需要注意的问题
由于国内企业竞争激烈，在涉外贴牌加工合作中无暇、甚至有意忽略商标风险，常常凭外商的传真订单和商标样式就加工生产。一旦发生商标侵权纠纷，贴牌加工生产企业承担商标侵权责任在所难免。鉴于此，笔者建议贴牌加工企业应当特别注意委托加工涉及使用注册商标的，委托方应提供合法有效的商标注册证书，提供复印件的，应当由贴牌方所在地商标注册管理部门或相应机构予以证明；同时呼吁相关政府职能部门构建网上认证机制，借助科技力量解决实际问题。
（二）生产加工环节需要注意的问题
一是对外商设下的“贴牌加工陷阱”，企业在生产加工环节应及时止损；二是贴牌加工合法，但是很多企业将非合同规定的贴牌也在生产过程中加以实现，造成侵权纠纷。在贴牌生产中，国内厂商只是赚取微薄的加工费，其余的巨额利润被外商所占有，但侵权恶名却由中国贴牌生产企业来扛，中国俨然成了仿冒品制造的基地。为改变这一状况，企业在生产加工环节必须恪守合同当中的范围和数量，有效监控权利归属的变动情况。
（三）销售环节需要注意的问题
国内的外贸企业接受贴牌生产的商品一般都是大批量的加工商品，直接运往外商指定的国外市场，既不标明是在我国生产，也不在国内销售。然而，由于外贸出口产品质量要求较高，有些企业将有瑕疵的产品未作处理带商标在国内销售，这既构成对定作方的违约，也构成对该商标权利人的侵权。笔者建议企业不应贪图小利，应当目标长远，在销售环节恪守诚信原则。
（四）总体建议
1．从细节落实企业的商标战略，重视“贴牌加工”的管理工作
商标侵权在贴牌加工贸易中属于高发风险，企业应当设置法律部门进行风险控制，对此类合同进行审查、监管。
2．建立事先的全面审查机制
签订贴牌加工委托合同前，应要求外商提供商标资料，提供复印件的应当由对方出示所在地主管机关的证明文件，通过代理人签订合同的，还须提供合法有效的授权委托书；签订合同时应规定，由于买方所提供的商标侵犯第三方的商标专用权等，买方必须承担全部的侵权责任；买方须向卖方赔偿由此而引起的一切损失。企业应建立和完善“贴牌加工”制度，指定专人负责“贴牌加工”有关资料包括客户、品牌等资料的电脑录入备查工作。政府有关部门应不定期派人到各出口加工企业了解和检查“贴牌加工”业务的开展和备案情况，促进我国“贴牌加工”业务健康稳定发展[15]。
3．企业亟须提高自主创新能力，培植自己的品牌
接受贴牌生产只是权宜之策，从长远发展看，企业应不断提高自身的研发实力，培植和创造自主品牌，实现由贴牌加工出口向自主品牌出口转变，加快加工贸易的转型升级。
三、是否给予涉外贴牌加工企业商标侵权纠纷法外开恩的思考
尽管理论界对涉外贴牌加工企业商标案的法律纷争仍未形成最终的意见，但现有的司法判决还是普遍倾向于认定加工企业的贴牌出口行为构成侵权。“进行特殊立法的理由都不足，而市场需要的倒是相反的政策导向和信息[16]。”正是基于此，越来越多的司法判例回归到倾向侵权的轨道上来，多数法院都做出了肯定侵权的认定。
有学者认为，OEM是一种承揽关系。我国《合同法》中承揽属于完成工作成果的合同。由于贴牌加工方在生产加工中，所需的原材料有的由贴牌方提供，有的由受托方根据委托方的要求自行采购，因此贴牌加工包括加工合同和定作合同，而后者已脱离加工，是在他人的物上劳作的本义。在大多数情况下贴牌生产的提法比贴牌加工更接近事实和法律本质[17]。还有学者认为，涉外贴牌加工商标侵权纠纷的处理应参照适用《联合国国际货物销售合同公约》的规定，权利人不能以出卖人的国家的法律为基础主张权利，而应当以销售地国家的法律为基础主张权利。因为，只有在货物的销售地，才会发生挤占权利人市场，损害权利人利益的问题。而在出卖人的国家，不存在货物销售，不会挤占权利人的市场，损害权利人的利益，也不会发生消费者混淆的问题[18]
以上观点，都是在理论上寻求一个支点，突出贴牌加工贸易的特殊性，从而排除其侵权的责任。换言之，就是在为涉外贴牌加工商标侵权“法外开恩”。这些理论究竟能否成立呢？笔者认为，按照知识产权侵权的一般归责看，确认是否侵害了知识产权并要求侵权人停止侵权行为时，应采用“无过错责任”原则；在确定是否赔偿被侵权人或确定赔偿额度时，适用“过错责任”。即是否构成侵权，是不以行为人主观过错为要件的。因此，在某种意义上，无论是主观过错说，还是混淆说，抑或实际损失说，都不能成为对涉外贴牌加工商标侵权“法外开恩”的理由。但值得关注的是，贴牌加工，对我国注册商标权人和国家发展出口、促进经济发展有利，如何平衡这种利益关系，还值得进一步研究。还有学者从法律文字的角度加以辨析，认为我国《商标法》第五十二条规定：未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属侵犯注册商标专用权。其中“商品”不同于“产品”。持该种观点的学者指出，所谓“商品”应当被认为是“用于销售、进入流通领域的劳动产品”，贴牌加工所生产的是“产品”，非“商品”。理由是：贴牌加工中，加工方生产产品的目的并非为了销售获得增值，而是向委托方交货后获得付出劳务的报酬，因此在国内还不是“商品”，贴牌加工行为也就不属于我国《商标法》第五十二条第一款中的在同一种或类似商品上使用商标的侵权行为[19]。笔者认为，这涉及到法律解释当中有权解释和无权解释的区分。由于法律规范具有高度的概括性和抽象性，法律所要解决的问题在现实生活中的表现形式有多种多样，在将法律规范运用到具体案件解决法律问题时，不同的人可能会对同一法律规范产生不同的理解，这时需要对相关的法律规范进行解释，从而达到准确适用法律的目的。我国商标法对商标侵权行为的规定同样也具有概括性和抽象性的特点，《商标法》及其司法解释并未对“商品”作流通和非流通区分，因而在司法实践中对正在生产、制造的产品，即使未用于销售，未进入流通领域的，也一律视为“商品”。我国法律应当通过司法解释明确“商品”的含义和范围，以免造成法律理解上的歧义。而只有司法解释或立法解释等有权解释才可以做出产品与商品的区分，在此之前，任何关于“产品”非“商品”的论点及其学理解释都不足以影响司法裁判。以此作为对贴牌加工企业法外开恩的理由显然也是不能成立的。
四、结语
目前，OEM在中国的发展环境还相当不成熟，存在着法律法规相对滞后、法律规定之间相互冲突，以及国内企业缺乏法律意识等问题。这里还是要重复一个看似陈旧但却意义重大的观点，即企业在大量接受贴牌生产加工的前提下，一定要培养自己的名牌商品，降低制造成本，提升市场竞争力。作为一名法律工作者，笔者在梳理学习法界对贴牌加工的不同观点时，感受到对贴牌加工行为未在国内销售认定侵权是否妥当，还有进一步研究的空间。换言之，如何衡平利益关系，解决现实问题，是我们必须面对的课题。因此，笔者建议相关部门尽快从法律层面予以规定完善。
文章来源：《知识产权》2010年第5期
【注释】
[1]钱江：《涉外贴牌生产(OEM)与商标权侵权》，《浙江工业大学学报》（社会科学版）2008年第4期，第475页
[2]参见孔祥俊：《商标与不正当竞争法原理与判例》，法律出版社2009年7月第1版，第310页。
[3]参见《商标法》第十三条，《商标法实施条例》第二十五条。
[4]参见最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九、十条。
[5]程永顺：《贴牌加工中的商标侵权问题》，《中华商标》2008年第12期，第17页。
[6]时隔两年，北京市高级法院于2006年3月7日重新颁布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》中终于删除了该条的规定。
[7]参见义乌市人民法院(2007)义行初字第84号行政判决书。
[8]参见最高人民法院《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第6条规定。
[9]程永顺：《贴牌加工中的商标侵权问题》，《中华商标》2008年第12期，第18页。
[10]祝建军：《涉外贴牌加工中的商标侵权》，《人民司法》2008年第2期，第57-59页。
[11]参见《关于对外贸易中商标管理的规定》第10条规定。
[12]祝建军：《涉外贴牌加工中的商标侵权》，《人民司法》2008年第2期，第59页。
[13]参见（2005）浙民三终字第284号民事判决书。
[14]参见最高人民法院《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第7条规定。
[15]朱允卫：《谨防OEM业务中的侵权陷阱》，《对外经贸实务》2002年第9期，第22页。
[16]蒋志培：《贴牌加工的法律风险》，《中华商标》2008年第12期，第16页。
[17]朱建军、蔡天舜：《贴牌加工的法律特征及规范管理》，《工商行政管理》2002年第18期，第28页。
[18]张玉敏：《涉外“贴牌加工”商标侵权纠纷的法律适用》，《知识产权》2008年第4期，第74页。
[19]张秀玲：《OEM模式下的相关法律问题探讨—由两则案例所引发的思考》，《商场现代化》2007年第7期，第316页。