摘要：美国于1996年制定了《联邦商标淡化法》，但由于其法律语义的模糊，商标淡化制度中的诸多基本定义、原则等重要方面未能明晰，导致不同程度淡化制度立法本意的被不同程序的误读，法院在适用时亦产生诸多争论与分歧。为了消解纷争，统一司法标准，近期美国对淡化制度予以修正，《2006商标淡化修正法案》（简称TDRA）由此而生。TDRA对淡化的定义、后天获得显著性可否受淡化保护、驰名程度的要求、淡化表现形式等给予明确和重塑，最重要的是推翻了Moseley案确立的“实际淡化”标准，而代之以“可能淡化”标准。

    2006年10月6日美国总统布什签署了《2006商标淡化修正法案》（Trademark Dilution Revision Act of 2006 ，简“TDRA”），该法案首举推翻了2003年最高法院在Moseley案确立的“实际淡化”（Actual Dilution）标准，而代之以“可能淡化”（Likelihood of Dilution）标准，并对其他淡化制度的条款加以修正。而该法案为何在短短的三年之后就明确否决最高法院苦心建立的实际淡化标准？该法案究竟还对哪些重要方面加以实质性修正？这些问题定不禁会引起我们的悬疑，为此，本文就该法案的修正背景、修正主要内容予以解读，以期有益于了解美国淡化制度变迁之轨迹。

一、TDRA出台的背景

    1996年《联邦商标淡化法》（Federal Trademark Law Dilution Act of 1996）正式确立了联邦商标淡化制度，由此为驰名商标的淡化保护开启了方便之门。但由于相关立法经验不足，诸多条款的设计过于粗略，因而引发诸多疑虑和纷争。特别是各地区或巡回法院在适用《联邦商标淡化法》时，难以适从，认为其中多处语焉不详，导致各个巡回法院之间的判决不能统一。国际商标协会的主席Ann Gundelfinger曾对此评价道：《联邦商标淡化法》制定后，已有数百个案件适用了该法案，但实践证明法院、诉讼参与人以及理论界对该法案并不满意，这个法案一团糟。[1] 《联邦商标淡化法》所引发的众多问题，最终在2003年的Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.一案中集中突显。[2]该案中，最高法院首先确立了“实际淡化”（Actual Dilution）标准，但如何具体适用该标准，其并没有明确解释；另外，最高法院还提出了其他尚未能回答的问题，如“玷污”（tarnishment）可否构成淡化的理由，后天获得显著性的驰名商标可否得到反淡化保护，“利基市场商誉”（Niche Market Fame）[3]是否可达到反淡化所要求的知名程度等。

    因Moseley案的重大影响及意义，众议院司法委员会对此表示了极大关注，认为让驰名商标权利人承担过重的举证责任并非国会通过《联邦商标淡化法》时的本来意图，最高法院对此产生了误解，有必要及时澄清；另外，委员会还认为各地区及巡回上诉法院对《联邦商标淡化法》的某些条款理解不一，有必要统一重新解释，如驰名商标的构成要素等。因此，对上述问题的考量，促增了对《联邦商标淡化法》修正的决心。同时，各种民间力量亦为TDRA的签署起到了助推作用，国际商标协会、美国知识产权法学会、美国律师协会知识产权分会等机构积极协助国会进行修正工作，并最终使TDRA顺利通过。[4]

    因此，TDRA是美国商标淡化制度逐步走向成熟的自然产物，其最直接的原因是出于对Moseley等案件中突显问题的回应，以廓清模糊的概念及条款，增强淡化制度的操作性，消解纷争，统一司法标准，重申国会对淡化制度的立法本意。

二、TDRA对美国商标淡化制度所完善的主要内容

    TDRA并没有打算彻底修改商标淡化制度，其只是对《联邦商标淡化法》的语义作必要的明晰和界定。与《联邦商标淡化法》相比，TDRA主要在以下几个方面作出完善和补充：

    （一）TDRA最为重要的意义是推翻了Moseley案确立的“实际淡化”标准，代之以“可能淡化”标准。

    在Moseley案中，最高法院认为，《联邦商标淡化法》要求在后使用者的行为“引起了显著性的淡化”，清楚地要求必须证明存在实际淡化，而不仅仅是淡化的可能性；而且该法中对“dilution”的定义中前后使用了“能力的减少（lessening of the capacity）”以及“混淆的可能性（likelihood of confusion）”，因此，反淡化保护的前提是实际淡化之损害存在，而非仅仅淡化之可能。而在此之前，传统的商标侵权（infringement）理论及制度一直坚持“可能混淆”的标准，兰汉姆法要求权利人的举证限于证明可能损害的范畴之内。Moseley案对法律语义的理解显然与兰汉姆法相背而驰。

    对于适用何种淡化标准，所处角度不同，观点亦炯然相异。特别是言论自由的拥护者，对淡化制度一直持排斥态度（特别是对“可能淡化”标准），因为淡化保护不需要混淆的存在，因此在对驰名商标及其持有者批评或讥嘲时，有时难以界定是否属合理使用，可能遭受权利人的控诉，使人处于惮言的恐惧境地。当Moseley案对淡化标准作出“苛刻”的解释时，一些民间自由组织感到稍许欣慰。美国国民自由联合会（American Liberties Union）在FDRA修正听证会上认为，如果确立“可能淡化”标准，将窒息对驰名商标的批评言论，极大的损害第一修正案中赋予的言论自由之权利。[5]但与此相反，广大的驰名商标权利人、知识产权拥趸者却对Moseley案发起斥责浪潮。他们认为，在Moseley规则下，当驰名商标权利人看到他人的行为可能对其产生淡化侵害时，却束手无策，有限的救济途径是首须证明可实际量化之损害的存在。但是，正如通常所达成的共识，对知识产权造成侵害后，一般无法挽回损失。[6]而淡化是一个过程，如在可能造成淡化之初不能加以阻止，那么其对驰名商标价值的侵蚀，将必然难以修复至一如原初，即使在实际淡化后获得额外的经济赔偿之救济。

    事物本质具有内在规定性，决定了事物发展的方向，同样美国联邦淡化制度的创设本意，决定了淡化标准的修正方向。毫无疑问，国会在制定颁布《联邦商标淡化法》时所表明的意图为：“淡化制度是为保护驰名商标免受因淡化行为而致的显著性降低…如任由淡化的肆意扩展，将无可挽回的破坏驰名商标之价值。”[7]因此，与其说TDRA是对 Moseley规则的变更，不如说是淡化制度之原初立法本意的重申。综之，TDRA所确立的“可能淡化”标准，降低了反淡化保护的门槛，减轻了驰名商标权利人的举证责任，澄清了淡化责任产生的时间，减少法院对淡化制度理解的分歧。

    （二）TDRA明确了后天获得显著性的驰名商标亦可获得反淡化保护。

    在1995年《联邦商标淡化法》的体系下，对于驰名商标的“显著性”含义存有争议，即驰名商标的显著性是否必须具有先天的显著性（如“BUICK”汽车），还是即使通过后天获得显著性亦已足够（如“Federal”快递），法院对此理解难以趋一。在TCPIP Holding co. v. Haar Comms., Inc案中，原告持有联邦注册商标“THE CHILDREN’S PLACE”（儿童广场），并使用在儿童服饰零售服务上，而被注册了域名“the children’splace.com”，该网站主要是用于儿童因特网入门教育，地区法院认为被告的域名淡化了原告的商标，于是发出临时禁令（preliminary injunction）。后该案上诉至第二巡回上诉法院，上诉法院却认为“THE CHILDREN’S PLACE”为描述性商标，缺乏必要的固有显著性，且在传统的商标制度下一直给予描述性商标相对较弱的保护，如果给予其反淡化保护，将会颠覆渊长的传统规则，造成不适当的竞争限制，因此推翻了地区法院的上述裁判。但是，第三巡回上诉法院却持相反的观点，在Times Mirror Mags., Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C., 案中，认为原告的“THE SPORTING NEWS”虽系描述性商标，然而其经过原告努力的经营，具有极高知名度，已获得较强的第二含义，具有了反淡化保护所必须的显著性；并认为《联邦商标淡化法》中并未规定须以具有固有显著性为前提，只是规定把固有显著性之因素予以参考（consider），其并非作以硬性限定（limited），最终支持了原告的请求。[8]

    反淡化保护是否必须以固有显著性为前提，其本质上系驰名商标持有人与社会公众利益之间的平衡问题。如果按照第二巡回法院观点，仅给予固有显著性商标以淡化保护，以保护其他竞争者的所谓权利，那么诸如美国的美洲（American）、太平洋（Pacific）、南方（Southern）、芝加哥（Chicago）、联邦（Federated）、联合（United）、杜邦（DUPONT）等众多极富知名的商标将被排斥在淡化保护的栅栏之外，而这些商标的持有者均是赫赫有名、对美国乃至世界经济产生重要影响的巨人公司。美国的国会等机构，显然不愿对这些对社会作出卓越贡献者的权利漠视无睹，并出于对知识产权“额头出汗”原则的仰遵，因此，认为通过后天获得显著性的驰名商标，亦当受到应有的反淡化保护。[9]为避免既往分歧的重演，TDRA这一修正案特意明确说明，驰名商标的显著性无论是与生俱来，还是后天获得，驰名商标持有人均有禁止他人淡化的权利。

    （三）TDRA否定了仅具有“利基商誉”之商标可获得反淡化保护的可能性。

    TDRA新增加的43(C)(2)(A)这一条款，对驰名商标的概念加以明确化，即“一个商标是否驰名，要看其是否被广大美国的消费公众（general consuming public）所广泛（widely recognized）认可，以作为指示商品来源的标识”。这一规定能够给予法院有效的指导，以确定获得反淡化保护所需达到的知名程度。对此，TDRA的起草者解释道：“广泛认可”“广大消费公众”等法律用语直接否定了“利基商誉”在寻求反淡化保护中的运用，它为“驰名”设立了一个樊篱。[10]

    在以前《联邦商标淡化法》的语境下，由于没有对反淡化保护所需要的知名程度作出规定，导致法院对“利基商誉”的理解不一。有的认为其不能达到《联邦商标淡化法》所要求的驰名程度，有的却认为可以，例如在WAWA, Inc. v. Haaf一案中[11]，原告的WAWA商标使用在美国四个州内的500家便利店上，而被告将HAHA商标使用在一个便利店上，原告认为被告的行为淡化了其商标。法院审理后认为，原告的WAWA商标在康涅狄格州已较为著名（well-known），被告在该州将HAHA商标使用在类似的便利店上，对原告商标造成一定程度的淡化，此时可认为原告商标已达到《联邦商标淡化法》所要求的知名程度，可认定为驰名商标，无论WAWA商标超出上述地域范围时是否为人知晓。

    TDRA解决了对何种程度的知名商标给予保护的争议，让联邦反淡化制度回归其核心原则，即反淡化的权利是一种较为特别的权利，只有那些与众不同的商标才值得去享有。斯凯特曾对淡化的适用条件预想：只有在全国范围最为驰名、最具有显著性的商标，才可受到反淡化保护，如Kodak、Buick、Schlitz等商标。因此，在TDRA条款规制下，商标如欲受到反淡化保护，该商标必须为美国广大消费公众所认可，而该处的“广大消费者”不仅仅指“相关公众”(The Relative Public)，二者是属种关系。因此，如果某商标仅仅在某一专业领域或地区内著名，尚不能达到TDRA新标准要求的全国驰名程度，不能受到反淡化保护。

    （四）TDRA明确了淡化的两种表现形式，即弱化、玷污，排除了其他被法院认可的淡化形式。

    淡化概念的内涵，直接决定着淡化保护的外延，其重要性可见一斑。在以前的《联邦商标淡化法》中，将商标淡化定义为：减少、削弱驰名商标对其商品或服务的识别性和显著性能力的行为。该定义最大的缺陷是没有指出淡化之表现形式，且没有予以明确解释何为“识别性或显著性能力”的减损，且从字面定义看，“玷污”这种淡化形式是否被包含在其中亦不甚清楚，由此导致法院产生不同认识，并使法院更多关注于商标识别商品来源之角色，而忽略了淡化对商标价值之贬损。[12]相反，TDRA对淡化形式直接明确为两种方式：弱化（Blurring）、玷污（Tarnishment），并对二者分别详细定义，同时对淡化分析框架予以建构。相比而言，TDRA对商标淡化的定义更确切、具体。在TDRA中，弱化是指使用与驰名商标相似的商标或商业名称（Trade Name），使消费者产生对该驰名商标的显著性削弱的联想之行为。玷污是指使用与驰名商标相似的商标或商业名称，使人产生对驰名商标声誉污损的联想之行为。同时需注意的是，TDRA将被法院所认可的其他淡化形式排除在保护范围之外，如通用化（dilution by genericization）、改动（dilution by alteration）[13]。

三、结语

    由于《联邦商标淡化法》法律语义的模糊，商标淡化制度诸多基本定义、原则等重要方面未能明晰，导致不同程度对国会等立法者意图的误读，法院亦不停挣扎在对其反复的解释和争论之中。为了复归、彰表商标淡化制度的原初意图、内核理念，TDRA这一修正案对淡化的定义、判断标准、驰名因素、表现形式等加以明确和重塑，以减少实践中的分歧，统一法院的认识及适用标准。当然，法律的完善的同时，亦一定会引发新的纷争与不足，如的学者认为“可能淡化”主观性较强，难以把握运用，有待于法院运用时的再次具体解释；还有的认为商标淡化的形式之外延太小，在公众对驰名商标的使用会导致其通用化(generic)时，无法适用淡化保护。“法律是经验的”，淡化制度同样遵循着“摸索前进”的规律，TDRA对淡化制度的多项参数予以界定，已迈出了实质性前进的步伐。随着我国自主知识产权的发展速度加快、保护力度加强，更着眼于对驰名商标权利人利益的尊重及维护，亦必将建立相应的驰名商标淡化制度，而美国在淡化制度中所走过的重要历程，不失为大有裨益的借鉴。

注释:

[1] See Lewis R. Clayton, The Dilution Revision Act.    http://www.paulweiss.com/files/Publication/74df213b-9385-4d12-9527-0ae42f9369e1/Presentation/PublicationAttachment/3731736d-4f92-4360-8631-0c006684643c/NLJ06-Nov-06.pdf
[2] 该案详情见：01-1015, Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&q=Moseley+v.+V+Secret+Catalogue%2C+Inc.&btnG=Google+%E6%90%9C%E7%B4%A2&meta=
[3]利基（Niche）来源于法语。法国人在建造房屋时，常常在外墙上凿出一个不大的神龛，以供放圣母玛利亚。它虽然小，但边界清晰，洞里乾坤。利基市场商誉，在本文指在某专业领域或地区内所获得一定的市场声誉。
[4]see mathew c. oesterle,It's as clear as mud: a call to amend the federal trademark dilution act of 1995, http://lawreview.kentlaw.edu/articles/81-1/Oesterle.pdf
[5] See American Civil Liberties Union Testimony at a Hearing on H.R. 638, http://judiciary.house.gov/media/pdfs/johnson021705.pdf
[6] See 2005 Hearings, supra note 22,at 6 (testimony of Ann Gundelfinger,President ,International Trademark Association), http://www.dechert.com/library/Dilution_Law_Gundersen_4-03.PDF
[7]See  H.R. No. 104-374,supra note 8,http://www.pattishall.com/pdfs/ABAMoseleyAmicusBrief.pdf
[8]ee McDermott Will &Emery,http://www.mwe.com/index.cfm/fuseaction/publications.nldetail/object_id/50ABE559-ED53-42A0-AB2D-B663690DEEB3.cfm
[9]See Barton Beebe, A Defense of the New Federal Trademark Antidilution Law,law.fordham.edu/publications/articles/200flspub6461.pdf
[10]See 2005 Hearings, supra note 22,at 6 (testimony of Ann Gundelfinger,President ,International Trademark Association),http://www.dechert.com/library/Dilution_Law_Gundersen_4-03.PDF
[11]See Glenn A. Gundersen , How Changes in Dilution Law Affect TrademarkClearance, http://www.dechert.com/library/Dilution_Law_Gundersen_4-03.PDF
[12]See Kathleen Goodberlet, The Trademark Dilution Revision Act of 2006, www.jhtl.org/docs/pdf/Goodberlet.pdf
[13]通用化，是指通过使公众将驰名商标看作是一种商品种类而不是一种商品来源标识的使用方式使用该驰名商标的行为，案例可参阅Sykes Laboratory, Inc. v. Kalvin 一案。改动，是指在比较广告中对他人的驰名商标进行改动并展示给消费者看的行为，无论这种改动是否具有玷污的目的或意图，案例可参阅Deere & Co. v. MTD Prods.,Inc. 一案。马剑峰：美国的商标淡化理论介绍，http://ppac.org.cn/lcontent.asp?c=82&cid=130&id=1754

作者单位: 上海市金山区人民法院